L’International Trademark Association a publié cette semaine un livre blanc centré sur le métaverse visant à fournir « une introduction au métaverse et aux divers problèmes et problèmes que son développement peut causer aux propriétaires de marques ». Préparant le terrain, l’INTA affirme que le métaverse « n’identifie actuellement pas un seul espace virtuel partagé », mais est réparti « sur diverses plates-formes et, par conséquent, ne peut devenir pleinement existant qu’une fois qu’il existe une véritable interopérabilité entre ces différentes plates-formes ». À la lumière de sa relative nascence, l’INTA déclare que le métaverse « amène la communauté juridique à repenser, encore une fois, bon nombre des mêmes problèmes qu’elle a dû résoudre à la fin des années 1990 et au début des années 2000, sur la façon dont la version interactive et décentralisée d’Internet affectera la vie quotidienne.

En plus d’encourager la communauté de la propriété intellectuelle à « examiner de manière générale comment [the metaverse] affectera les propriétaires de marques et la manière appropriée de relever les défis qu’elle entraînera », affirme le sous-comité sur les nouveaux problèmes émergents de l’INTA, qui sont une multitude de problèmes critiques en jeu – de la nécessité « d’harmoniser la classification des marques pour l’activité métaverse et les actifs numériques  » au  » manque de certitude pour les titulaires de marques que, dans le cadre d’une analyse traditionnelle de la zone d’expansion, un tribunal conclurait que les biens virtuels se trouvent dans la zone naturelle d’expansion de leurs homologues du monde physique « .

L’INTA souligne également des questions imminentes sur « comment les pratiques d’octroi de licences devraient s’adapter au paysage du métaverse alors que [the metaverse’s] le développement évolue » et les « obstacles uniques à la détection réussie des contrefaçons et à l’application des marques, des droits de conception et des habillages commerciaux qui existent dans le métaverse, y compris la difficulté d’identifier les contrefacteurs et d’établir la compétence des tribunaux ».

Le livre blanc complet peut être trouvé iciet nous avons mis en évidence quelques points clés ci-dessous…

Le rôle des enregistrements de marques de commerce existants – « L’une des principales questions auxquelles sont confrontées les marques existantes est de savoir si leurs enregistrements de marques préexistants pour les biens physiques sont suffisants, ou s’il est nécessaire de demander séparément pour [registrations] pour les homologues virtuels », affirme l’INTA. Si une marque « ne dépose pas de demandes de biens virtuels ou ne crée pas de biens virtuels, pourrait-elle être supplantée par l’équivalent métaverse d’un cybersquatteur ? Ou les tribunaux appliqueront-ils des droits préexistants sur les biens du monde physique dans le métaverse ? »

Ces questions ont été provisoirement répondues au moins une fois en faveur de l’expansion des droits du monde « réel » préexistants dans le métaverse, dit l’INTA, citant le Hermès c. Rothschild affaire, qui est « l’une des premières affaires jamais déposées appliquant des droits de marque préexistants sur des biens du monde physique au monde virtuel ». Avant qu’un jury ne rende un verdict en faveur d’Hermès en février, l’INTA note que le tribunal de district a rejeté la requête en rejet de Rothschild, « reconnaissant ainsi qu’Hermès [trademark infringement and dilution] revendications pourraient avoir du mérite » même s’il n’utilise pas activement la marque verbale ou l’habillage commercial « Birkin » dans le métaverse et ne maintient pas d’enregistrements pour ces marques dans les classes de biens/services par excellence du métaverse.

(TFL a noté l’année dernière que l’ordonnance du tribunal semblait suggérer que les droits de marque que les marques ont amassés pour une utilisation sur des biens purement physiques – et des services du monde « réel » – pourraient très bien s’étendre au métaverse et permettre des réclamations pour contrefaçon réussies.)

Le résultat actuel dans l’affaire MetaBirkins « suit sans doute une logique simple que les conseils en marques ont vu se dérouler dans des situations comparables : lorsque la valeur d’un bien virtuel est dérivée de sa valeur dans le monde physique, cela n’a de sens que pour le propriétaire du monde physique. pour en récolter les bénéfices », déclare l’INTA. D’un point de vue politique, « il serait peu logique que les tribunaux punissent les propriétaires de marques existants en permettant à des tiers d’utiliser les ventes d’images numériques de biens reconnaissables pour profiter de l’achalandage préexistant développé par les ventes des biens physiques montrés dans les images ». .”

En tant que tel, l’INTA déclare qu’il serait « logique que les tribunaux fassent preuve de flexibilité lorsqu’ils sont chargés de déterminer si les propriétaires de marques de commerce pour des biens physiques peuvent faire valoir leurs droits dans le métaverse sans enregistrement supplémentaire ou utilisation d’une marque spécifique au métaverse, [and] il en va de même pour les marques de forme préexistantes et les habillages commerciaux lorsque des preuves suffisantes de signification secondaire peuvent être établies.

Un problème supplémentaire sur ce front : des questions subsistent sur la manière dont les tribunaux traiteront le cas de marques qui existent uniquement dans le métaverse appliquant leurs marques pour des biens virtuels contre l’utilisation de la marque pour des homologues du monde physique, par INTA. « Par exemple, une marque non célèbre qui ne vend des vêtements virtuels que dans le métaverse devrait-elle pouvoir exiger avec succès qu’une petite boutique de vêtements opérant sous la même marque et qui n’a jamais été présente dans le métaverse cesse et s’abstienne d’utiliser ? » Comme l’illustre cet exemple, le métaverse présentera de nouvelles questions liées à la fois à la probabilité de confusion et à la zone d’expansion avec lesquelles les tribunaux devront s’attaquer.

Utilisation de la marque dans le métaverse – En termes d’utilisation, l’INTA fournit quelques points clés à retenir …

Le quoi, comment et où déposer – Les premiers exemples – à la fois de l’affaire MetaBirkins et des actions de l’USPTO Office (y compris en réponse à des demandes d’enregistrement non autorisées / non affiliées pour les marques verbales GUCCI et PRADA à utiliser dans le métaverse) suggèrent que des enregistrements supplémentaires peuvent ne pas être nécessaires pour des marques bien connues marques. Cependant, des interrogations subsistent pour les titulaires de marques qui choisissent de déposer de nouvelles demandes d’enregistrements pour des usages web3 (et les entreprises ne manquent pas). « Le métaverse, tout comme Internet, n’est pas limité par des frontières géographiques », selon l’INTA, et par conséquent, « en plaçant une marque dans le métaverse, un propriétaire de marque entre sans doute dans le commerce international. Cela est d’autant plus vrai si nous considérons l’interopérabilité comme une caractéristique essentielle du métaverse, de sorte que l’utilisation ne soit pas limitée à une plate-forme particulière ou ne dépende pas d’un fournisseur de services spécifique.

Les offices de marques semblent convenir que « la plupart des biens virtuels appartiennent à la classe 9 », selon l’INTA. Cependant, il reste à déterminer si c’est « la stratégie la plus prudente ». En termes d’orientation, l’USPTO « a indiqué qu’il rejettera les identifications qui tentent de revendiquer des biens virtuels dans la classe de leurs homologues du monde physique », l’INTA soulignant la demande initiale de Yuga Labs LLC pour la marque BA YC pour « objets de collection numériques ; objets de collection numériques vendus en tant que jetons non fongibles » dans la classe 16, vraisemblablement parce que la classe 16 est la classe appropriée pour les objets de collection papier du monde physique, tels que les cartes à collectionner. Dans une action administrative non définitive émise en mars 2022, l’examinateur de l’USPTO a déclaré que la classe 16 concerne les produits imprimés et en papier et a suggéré que Yuga modifie l’identification en classe 9.

Quant à savoir où les entreprises devraient déposer de nouvelles demandes, « celles qui opèrent déjà en ligne n’auraient apparemment pas besoin de réinventer la roue en ce qui concerne leur stratégie mondiale et devraient continuer à concentrer les ressources d’autorisation et de dépôt sur les juridictions importantes, par exemple, les marchés de consommation clés, les endroits clés pour production de biens, et/ou d’autres lieux où le piratage justifie des mesures prophylactiques supplémentaires. L’INTA déclare qu ‘«il convient de noter que de nouvelles interactions avec les consommateurs basées sur le métaverse pourraient ouvrir des marchés auparavant imprévus pour une marque, et par conséquent, il incomberait aux propriétaires de marques actifs dans le métaverse d’être raisonnablement attentifs à la nouvelle pénétration du marché auprès des consommateurs et pirates dans le métaverse, car ces informations pourraient avoir un impact sur les juridictions jugées importantes pour la protection.

Actions en contrefaçon – Réfléchissant aux réclamations pour contrefaçon de marque spécifiques au métaverse, l’INTA déclare que le principal défi semble être d’établir que « la contrefaçon a eu lieu dans le cours des affaires et, au moins aux États-Unis, doit potentiellement équilibrer les droits des propriétaires de marques avec les droits du premier amendement d’un utilisateur tiers. » Une question préliminaire dans certaines juridictions sera « de savoir si l’utilisation d’une marque en dehors d’une transaction commerciale (comme sur du papier peint ou sur les vêtements gratuits d’un avatar) satisfera aux exigences d’utilisation dans le cadre d’un commerce ou d’une utilisation dans le commerce », selon INTA. Et même si ce seuil d’utilisation préliminaire est atteint, « la similitude des produits sur lesquels les parties utilisent les marques peut être un problème. Par exemple, si les consommateurs rencontrent une marque sur des biens virtuels, croiront-ils que les biens virtuels sont autorisés par un propriétaire de marque qui ne vend que des biens physiques correspondants avec la même marque ? Que se passe-t-il si le propriétaire de la marque ne propose pas de biens physiques correspondants ? »

La juridiction peut également poser des problèmes. En ce qui concerne les réclamations pour contrefaçon de marques déposées découlant du métaverse, qui, comme Internet lui-même, est par définition « sans frontières », l’INTA note que « les tribunaux continueront à examiner les faits de chaque cas particulier pour déterminer si un défendeur a suffisamment de ‘contacts minimum’ dans un forum pour établir la compétence personnelle.

Jetons non fongibles – Ne se limitant pas exclusivement aux biens et services métavers/virtuels, l’INTA a également publié un Livre blanc spécifique au NFT cette semaine, dans laquelle il affirme, entre autres, que « les NFT et autres actifs incorporels ne s’intègrent plus parfaitement dans les doctrines juridiques existantes, en particulier dans le cas de l’utilisation équitable, de la liberté artistique et de la doctrine de la première vente », et appelle à la développement de « nouveaux cadres juridiques à développer pour suivre le rythme de ces plateformes en développement rapide et des écosystèmes numériques émergents ».