Considérez ce scénario : vous avez travaillé dur pendant de nombreuses années et dépensé des milliers de dollars pour développer votre marque. Vous avez même pris les précautions nécessaires et enregistré votre marque auprès du US Trademark Office. Grâce à tous ces efforts, lorsque les consommateurs voient ou entendent le nom de votre marque, ils pensent instantanément à vos produits et services. Maintenant, imaginez que quelqu’un commence à vendre une représentation numérique d’un produit comparable en utilisant un nom « artistique » similaire dans le métaverse. Imaginez également qu’en quelques mois, ce produit rapporte des millions de dollars pour quelque chose qu’il vous a fallu des années à construire.

C’est exactement ce qui est arrivé à la marque de luxe Hermès. Hermès est bien connu pour son célèbre sac à main, le sac Birkin, qui se vend généralement des milliers de dollars et est devenu un symbole de richesse. Hermès, comme de nombreux propriétaires de marques, a déposé la marque BIRKIN® auprès du US Trademark Office. Cependant, bien qu’Hermès ait enregistré la marque BIRKIN® pour les sacs à main, l’enregistrement ne concernait que les sacs à main tangibles. En d’autres termes, la marque déposée ne comprenait pas de représentations numériques téléchargeables des sacs à main (c’est-à-dire des logiciels).

Avec cette pensée à l’esprit, en novembre 2021, un artiste nommé Mason Rothschild a créé 100 jetons non fongibles (NFT) surnommés MetaBirkin. Un NFT est une représentation numérique d’un actif unique stocké sur un registre numérique et est souvent utilisé pour vérifier la propriété de l’art numérique ou tangible. Les MetaBirkins de Rothschild étaient une représentation numérique d’un sac à main Birkin unique et flou. Pour promouvoir la vente de ces NFT, Rothschild a utilisé une adresse de nom de domaine, www.metabirkin.com, ainsi que diverses plateformes de médias sociaux.

En janvier 2022, Rothschild avait réalisé plus d’un million de dollars de ventes de son NFT MetaBirkins. En réponse, Hermès a intenté une action en justice devant le tribunal de district américain du district sud de New York contre Rothschild pour contrefaçon de marque, dilution et cybersquattage.

Dans son argumentation, Hermès a fait valoir que « MetaBirkin » signifie essentiellement Birkin dans le métaverse et se négocie sur la bonne volonté associée à la marque Birkin. En outre, Hermès a fait valoir que de nombreuses autres marques de luxe explorent l’espace numérique et qu’il n’est donc pas déraisonnable pour les consommateurs de penser qu’il y aurait une approbation et/ou une connexion avec une marque de luxe, comme Hermès, dans le métaverse.

En réponse, Rothschild a affirmé que le premier amendement lui donnait le droit de créer et de vendre des œuvres d’art représentant le sac Birkin et que ses œuvres commentaient l’original et, par conséquent, n’échangeaient pas sur la bonne volonté du sac Birkin. Il a en outre fait valoir que l’inclusion de la clause de non-responsabilité suivante « Nous ne sommes pas affiliés, associés, autorisés, approuvés par ou officiellement liés de quelque manière que ce soit à HERMÈS, ou à l’une de ses filiales ou à ses sociétés affiliées » sur son site Web, supprimait la possibilité pour le consommateur confusion.

Bien que d’autres jurisprudences suggèrent que l’art commentant l’original est un usage loyal, cette affaire soulève de nombreuses questions concernant les droits de marque dans ce nouveau paysage numérique. En particulier, les droits de marque en ce qui concerne les NFT.

En février 2023, le jury a accordé à Hermès 133 000 $ de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, dilution et cybersquatting. Ce verdict indique que les tribunaux peuvent être disposés à conclure à un risque de confusion entre les actifs numériques et physiques.

Depuis le verdict, le site Web MetaBirkin de Rothschild est toujours actif et il continue de promouvoir ses NFT MetaBirkin. En mars 2023, un mois après le verdict, Hermès a déposé une requête demandant une injonction permanente contre Rothschild pour l’empêcher, ainsi que ses affiliés, de promouvoir et de posséder le NFT MetaBirkins. De plus, depuis le début de cette affaire, et vraisemblablement par prudence, Hermès a déposé des demandes de marque pour BIRKIN couvrant des actifs numériques.

À ce stade, ce n’est qu’une question de temps avant que l’équipe juridique de Rothschild ne fasse appel. Compte tenu de la nouveauté de cette affaire, une chose est certaine; c’est loin d’être terminé.

Cette affaire soulève de nombreuses questions pour les propriétaires de marques. D’une part, les propriétaires de marques devraient-ils déposer des marques pour couvrir les biens et services numériques de leur(s) marque(s) ? Il y a un argument selon lequel des enregistrements de marques supplémentaires ne sont pas nécessaires car la marque s’étend naturellement à ces aspects, mais de nombreuses marques ne prennent pas ce risque. Comme le suggère l’affaire MetaBirkin, il peut être dans l’intérêt d’un propriétaire de marque de déposer de manière proactive des demandes d’enregistrement de marque pour couvrir des biens et des services dans ce domaine numérique.