La frontière entre la liberté d’expression et la protection de la marque reste floue après un verdict du jury en février dans l’affaire NFT de Hermès International. contre Rothschild et les plaidoiries récentes de la Cour suprême dans Jack Daniel’s Properties, Inc. c. Produits VIP.¹

Le Hermès était le premier litige majeur en matière de marques impliquant des allégations de contrefaçon d’une marque du monde réel dans l’espace virtuel des NFT, ou jetons non fongibles. Rothschild a créé 100 images numériques de sacs à main Hermès Birkin recouverts de fausse fourrure colorée et a symbolisé et vendu les images en tant que NFT, appelant les images « MetaBirkins ». Hermès a poursuivi Rothschild pour contrefaçon de marque basée sur l’utilisation non autorisée à la fois de la marque BIRKIN et du design du sac Birkin.² En défense, Rothschild a fait valoir que ses MetaBirkins étaient des œuvres d’art uniques et originales qui cherchaient à commenter le sac Birkin plutôt qu’à arnaquer son design, notamment en attirant l’attention sur l’utilisation de la fourrure dans l’industrie de la mode. Invoquant le célèbre Andy Warhol Boîtes de soupe Campbell’sRothschild a affirmé que les artistes sont généralement autorisés à utiliser des images et des mots soumis à la protection des marques dans leurs œuvres.

Rothschild semblait avoir une chance de gagner la bataille lorsque le juge Rakoff a estimé que le nombre de contrefaçons de marque devait être analysé sous Rogers contre Grimaldi,³ le test pour équilibrer le droit du premier amendement à la liberté d’expression contre la protection des marques.⁴ Sous le Roger test, l’utilisation d’une marque dans une œuvre expressive est passible de poursuites en contrefaçon seul si (1) l’utilisation de la marque n’a aucune pertinence artistique ou (2) elle est explicitement trompeuse quant à la source ou au contenu de l’œuvre.⁵ Quelque chose de plus qu’un risque de confusion est requis dans ce contexte; même l’utilisation de marques déposées de tiers susceptible de semer la confusion chez les consommateurs peut être protégée en tant que liberté d’expression si l’intérêt public à la liberté d’expression l’emporte sur l’intérêt public à éviter la confusion chez les consommateurs.⁶

Étant donné la priorité que Roger place sur la liberté d’expression, il n’est pas surprenant que la plupart des œuvres examinées en vertu de la norme aient été jugées non contrefaisantes.⁷ Dans ce cas, cependant, le Hermès Le jury a déclaré Rothschild responsable de tous les chefs d’accusation, y compris la contrefaçon de marque.⁸ Cela peut avoir été le produit des faits spécifiques de l’affaire, car le procès a révélé plusieurs éléments de preuve qui ont clairement rendu Rothschild moins sympathique au jury. Entre autres mauvais faits, il est apparu que Rothschild « avait dit à des associés qu’il voulait gagner ‘beaucoup d’argent’ en ‘capital[izing] sur le battage médiatique »de cette affaire et l’attention des médias.⁹ Entre-temps, Hermès a présenté des preuves indiquant qu’elle avait également l’intention d’entrer dans l’espace NFT, renforçant l’argument selon lequel Rothschild cherchait à occuper un marché pour les biens virtuels de marque HERMÈS qui appartenaient légitimement à Hermès lui-même. Et enfin, le contexte numérique lui-même semble avoir joué un rôle : bien qu’il n’y ait aucune raison évidente pour que les œuvres d’art numériques vendues en tant que NFT ne déclenchent pas « l’intérêt public pour la liberté d’expression », le jury a apparemment considéré le MetaBirkins de Rothchild comme plus purement commercial et moins à juste titre « artistique » que les peintures de Warhol référencées dans ses arguments.

Mais il n’y a pas d’exigence claire qu’une œuvre artistique soit non commerciale – ou non symbolisée – pour que le discours incarné dans l’œuvre mérite la protection du Premier Amendement. Dans le Jack Daniels affaire actuellement pendante devant la Cour suprême, le tribunal de district a initialement refusé d’appliquer la Roger testez la gamme VIP de jouets pour chiens « Bad Spaniels » colorés et en forme de bouteille de whisky Jack Daniel’s et portant une étiquette indiquant « Bad Spaniels, the Old No. 2, On Your Tennessee Carpet ».^dix Le neuvième circuit a renvoyé, estimant que les jouets étaient en fait des œuvres expressives qui créaient un nouveau message protégeable par « juxtapos[ing] la représentation irrévérencieuse de la marque avec l’image idéalisée créée par le propriétaire de la marque » – en d’autres termes, en faisant référence aux marques Jack Daniel’s dans les jouets pour chiens.¹¹ Invité à postuler Rogerle tribunal de district a déterminé que Jack Daniel’s ne pouvait satisfaire à aucun des volets du test renforcé et a rendu un jugement sommaire pour VIP.¹²

D’ici juin, la Cour suprême décidera où se situe la frontière entre les jouets pour chiens expressifs méritant la protection du premier amendement et les produits de consommation de variété de jardin ne transmettant que des messages commerciaux. Même si la Cour clarifie l’applicationdu Lanham Act dans ce contexte, cependant, la distinction entre l’art et le commerce semble destinée à rester difficile. Est-il pertinent que le producteur ait l’intention de gagner de l’argent en se référant à une marque célèbre, ou que l’œuvre en question soit numérique par rapport à physique, ou un produit de consommation autrement fonctionnel par rapport à une peinture ? Alors que Rothschild avait certainement l’intention d’utiliser les marques Hermès pour susciter l’intérêt pour ses NFT, Warhol avait également l’intention de capitaliser sur la renommée des marques de Campbell pour vendre ses peintures de boîtes de soupe, sans parler des milliers de sérigraphies et d’impressions produites. par son Usine.

En évaluant les NFT MetaBirkins sous le Roger En premier lieu, le juge Rakoff a indiqué que les œuvres d’art numériques créées pour être symbolisées et vendues en tant que NFT sont, ou du moins peuvent être, des «œuvres expressives» véhiculant un discours digne de la protection du premier amendement. La décision à venir de la Cour suprême sur les Bad Spaniels devrait apporter plus de clarté sur l’éventail des œuvres susceptibles d’exprimer un message sous Roger et comment identifier ces œuvres, permettant aux propriétaires de marques de mettre à jour leurs stratégies d’application pour s’adapter à l’univers – et au métaverse – de 2023.

Notes de bas de page

¹Hermès Int’l c. Rothschild22-cv-384, 2023 WL 1458126 (SDNY 2 février 2023) ; Jack Daniel’s Props., Inc. contre VIP Prods. SARLn° 22-148 (disputée le 22 mars 2023).

²Plainte, Hermès c. Rothschild2023 WL 1458126 au ¶ 124 (SDNY 14 janvier 2022).

³Rogers contre Grimaldi875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

⁴IDENTIFIANT. à 999.

⁵Roger875 F.2d à 999-1001 ; voir aussi Louis Vuitton Malletier SA c. Warner Bros. Entertainment Inc., 868 F. Supp. 2d 172, 177 (SDNY 2012).

⁶Roger875 F.2d à 999.

⁷Voir, par exemple, Cliffs Notes, Inc. contre Bantam Doubleday Dell Pub. Grp., Inc.886 F.2d 490, 495-97 (2d Cir. 1989); Louis Vuitton, 868 F. Supp. 2d à 184 ; Champion et al. contre Moda Operandi, Inc., 561 F. Supp. 3d 419, 435-36 (SDNY 2021); Le Dr Seuss entre. LP contre Comicmix LLC983 F.3d 443, 448 (9th Cir. 2020); Produits VIP. LLC contre Jack Daniel’s Props., Inc.No. CV-14-02057-PHX-SMM, 2021 WL 5710730, at *6 (D. Ariz. 8 oct. 2021) (déclarant qu ‘«il semble presque impossible pour tout titulaire de marque de l’emporter sous le Roger test » et notant que « dans les sept cas dans lesquels le neuvième circuit a appliqué le Roger test, il n’a jamais trouvé une seule marque non pertinente pour un usage junior »).

⁸Hermès Int’l c. Rothschildverdict du jury, à *1.

⁹Identifiant. à 7 heures.

^dixProduits VIP. LLC contre Jack Daniel’s Props., Inc.953 F.3d 1170, 1175 (9e Cir. 2020).

¹¹Identifiant. à 10.

¹²Produits VIP.2021 WL 5710730, aux *6-7.