Les propriétaires de marques et les juristes du monde entier recherchent toujours des éclaircissements concernant la protection des marques pour les biens et services liés au métaverse et au web3. L’International Trademark Association (INTA) et l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) ont récemment fourni des conseils sur la manière de traiter les marques dans le métaverse et les jetons non fongibles (NFT).

Les livres blancs de l’INTA

Le 14 avril 2023, l’INTA a publié deux livres blancs : «Marques déposées dans le métaverse » et « Jetons non fongibles”. Avant tout, les deux livres blancs soulignent la nécessité d’une harmonisation de la classification des marques dans le métaverse et des NFT. Les articles examinent plus en détail les défis auxquels sont confrontés les propriétaires de marques dans le contexte du métaverse et recommandent des mesures pour relever ces défis, telles que :

• des lignes directrices pour les tribunaux (qui incluent la possibilité pour les tribunaux de rester flexibles dans l’application des droits dans le métaverse),
• matériel éducatif,
• un appel pour nouveaux cadres juridiques à développer concernant les NFT car les NFT ne rentrent plus dans les spécifications légales existantes.

Les efforts de l’INTA sont les bienvenus, car la gestion de la protection des marques pour les biens/services liés au métaverse et au web3 est un phénomène mondial. Les juristes et surtout les titulaires de marques recherchent la clarté. Ils ont intérêt à renforcer leur protection internationale dans toutes les juridictions de manière ordonnée. Néanmoins, il faudra du temps pour que les affaires parviennent aux tribunaux avant qu’une réelle sécurité juridique puisse être obtenue – et même alors, les opinions peuvent diverger d’un tribunal à l’autre. En attendant, il est essentiel de réunir des spécialistes pour échanger et établir les meilleures pratiques préliminaires.

En ce qui concerne harmonisation est concerné, l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) a lancé en juin 2022, lorsqu’il a publié des orientations sur la classification des éléments relatifs aux «biens virtuels» et aux NFT (voir notre aperçu ici). L’approche de l’EUIPO est désormais définie dans l’édition 2023 du «Lignes directrices sur les marques et les dessins et modèles», entrée en vigueur le 31 mars 2023 (Annexe 6.25 « Biens téléchargeables et biens virtuels »). Les lignes directrices stipulent : « Les termes biens téléchargeables et biens virtuels manquent de clarté et de précision en soi et doivent être précisés davantage, que ce soit dans la classe 9 en tant que produits ou en relation avec les services de vente au détail dans la classe 35. »

Les orientations de l’UKIPO sur les NFT et les biens virtuels

Le 3 avril 2023, l’UKIPO a publié Avis de modification de pratique PAN 2/23 sur « La classification des jetons non fongibles (NFT), des biens virtuels et des services fournis dans le métaverse » (voir ici). L’UKIPO, à l’instar des autorités du monde entier, a estimé qu’il y avait un besoin de clarification : « Comme de nombreuses autres autorités chargées de l’enregistrement, nous avons constaté un nombre croissant de demandes de spécifications de marque contenant ces termes. Nous avons également reçu des demandes d’orientation sur les manières acceptables de formuler ces termes et sur la catégorie correcte dans laquelle ils se situent. Ce PAN vise à fournir cette clarté, tout en reconnaissant que les termes sont représentatifs de nouvelles formes de biens/services dans un domaine technologique en évolution rapide ; nous visons à mettre à jour ces directives au fur et à mesure que de nouveaux développements surviennent.

L’UKIPO classe – comme l’EUIPO – «biens virtuels» (« contrairement à leurs homologues physiques ») relevant de la classe 9, car les produits connexes sont essentiellement constitués de données. L’UKIPO souligne que le terme doit être spécifié et ne sera pas accepté autrement (par exemple, « vêtements, chaussures ou couvre-chef virtuels téléchargeables » et « sacs à main virtuels téléchargeables »).

De même, NFT ne seront pas acceptés comme terme de classement seul sans indication de l’actif auquel ils se rapportent. Le Bureau a également fourni des exemples de ce qui sera accepté dans la classe 9 :

• art numérique authentifié par des jetons non fongibles [NFTs]
• graphiques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs]
• logiciels téléchargeables, nommément [list the type of goods]authentifié par des jetons non fongibles [NFTs]
• fichiers audio numériques authentifiés par des jetons non fongibles
• fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs]

Étant donné que les NFT peuvent non seulement être liés à des actifs numériques, mais également être utilisés pour authentifier des biens physiques, l’UKIPO déclare que les biens physiques authentifiés par des NFT seront également acceptés dans la classe de biens appropriée, par exemple :

• œuvre d’art, authentifiée par des jetons non fongibles [NFTs] [Class 16]
• sacs à main, authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs] [Class 18]
• Chaussures d’entraînement, authentifiées par des jetons non fongibles [NFTs] [Class 25]

Pour prestations de servicel’Office a fourni une terminologie spécifique pour la classe 35. Cependant, si l’adhésion à un club ou l’entrée à un événement est liée à un NFT, il s’agirait d’un service de divertissement et serait classé dans la classe 41.

L’UKIPO a souligné que les « termes sont représentatifs de nouvelles formes de biens/services dans un domaine technologique en évolution rapide » et qu’ils visent à mettre à jour les orientations, au fur et à mesure que de nouveaux développements surviennent. Il ne fait aucun doute que la pratique et la jurisprudence évolueront au cours des prochaines années et que l’UKIPO devra s’adapter à ces évolutions.

Qu’est-ce que cela signifie pour les propriétaires de marques ?

Les propriétaires doivent prendre le monde virtuel au sérieux. Les marques destinées aux consommateurs doivent être là où se trouvent leurs consommateurs et c’est, de plus en plus, l’espace virtuel. Cela signifie que les marques doivent rechercher une protection dès maintenant, acquérir un savoir-faire concernant le web3/métaverse et dialoguer virtuellement avec leurs consommateurs, plutôt que de laisser le champ libre aux contrefacteurs, car la demande des consommateurs pour les biens virtuels existe déjà.

En ce qui concerne la classification : Dans le système actuel, il est logique de placer les biens virtuels dans la classe 9. Cette approche semble actuellement préférable aux alternatives en cours de discussion (par exemple, les classer avec leurs homologues réels dans d’autres classes). Cependant, il y a des défis à relever pour les avocats en marques. Le travail de déminage impliquant la classe 9 devient de plus en plus difficile, car la classe 9 est de plus en plus encombrée. Si la société dans son ensemble se dirige de plus en plus vers l’avenir numérique, la classe 9 deviendra le nouveau champ de bataille, et de futurs conflits sont certains, par exemple entre les marques « natives de la classe 9 » et les nouveaux arrivants. Si d’autres entreprises commencent à proposer leurs produits « réels » existants également en tant que produits virtuels dans le métaverse (par exemple pour les avatars), ces marques pourraient bien finir par demander une protection dans la classe 9. Il faudra des indications claires sur la similitude (ou son absence). ) entre différents types de biens virtuels (comme c’est déjà le cas avec, par exemple, différents types de logiciels). Seront également d’intérêt les conflits entre les biens virtuels et réels, par exemple dans le domaine de la mode. Il reste à voir si la classe 9 deviendra trop étroite ou encombrée à un moment donné, de sorte que des solutions alternatives pourraient devenir nécessaires.

En tout état de cause, l’élaboration de la liste des biens et services nécessitera un examen très attentif. Il doit être pris en compte, où et comment les biens ou services sont fournis et quel impact ils ont sur le monde réel. De plus, il est important de suivre l’évolution et d’adapter l’approche adoptée si nécessaire.