Aperçu

Nike, Inc. a déposé une plainte fédérale contre StockX, LLC, un marché de revente en ligne, dans le district sud de New York, alléguant que StockX fabrique et vend des jetons non fongibles (« NFT ») qui enfreignent la propriété intellectuelle de Nike. StockX contre, arguant que parce que ses NFT sont inextricablement liés et destinés à certifier la propriété de baskets Nike physiques réelles, les NFT sont un usage loyal non marginal et un exercice légal de la doctrine de la première vente.

En tant que l’une des premières contestations documentées contre les NFT utilisés pour certifier la propriété de biens physiques, cette affaire soulève des questions de première impression et peut fournir une plus grande clarté sur la ligne de démarcation entre la contrefaçon et l’utilisation loyale lorsque les NFT sont liés à des produits physiques.

À propos de StockX

StockX est un marché mondial en ligne qui permet à ses utilisateurs d’acheter et de vendre des «articles de la culture actuelle», notamment des baskets, des vêtements, des objets de collection, des cartes à collectionner et des accessoires convoités, entre autres produits. Selon la société, la plateforme de StockX a attiré un nombre important de clients qui souhaitent acquérir et échanger ces produits uniquement à des fins d’investissement et sans aucun intérêt à porter immédiatement ou jamais ces produits ou à en prendre physiquement possession. Pour ces clients, StockX propose de stocker les produits d’investissement dans un coffre-fort climatisé et de haute sécurité (« Articles stockés »). Il utilise également un processus d’authentification propriétaire en plusieurs étapes pour vérifier l’authenticité des produits vendus sur sa plateforme.

StockX utilise les NFT pour suivre la propriété des éléments stockés qui sont conservés dans le coffre StockX. Selon la société, ces « Vault NFT » « représentent[] et suivre[] preuve de propriété de la sneaker réelle stockée dans [the] Coffre-fort StockX. Les consommateurs qui achètent les NFT de Vault peuvent soit conserver la possession numérique du NFT de Vault et laisser le bien physique authentifié dans le coffre de StockX, soit prendre possession du bien physique du coffre à tout moment, auquel cas le NFT de Vault est supprimé du numérique du client. portefeuille et retiré de la circulation. StockX affirme que lorsqu’un utilisateur achète un Vault NFT, il achète l’élément stocké sous-jacent et qu’il n’y a pas de majoration pour le Vault NFT lui-même. En outre, StockX affirme que les NFT Vault ne peuvent pas être négociés séparément ou dissociés de la propriété de l’élément stocké sous-jacent – il s’agit simplement d’un « ticket de réclamation » ou d’une « clé » pour accéder à l’élément stocké sous-jacent.

Les NFT contestés

Les NFT Vault en cause dans cette affaire présentent des images de plusieurs baskets de marque Nike, y compris les baskets Nike Dunk Low Black and White présentées dans l’image.

Nike affirme que ces NFT sont susceptibles de semer la confusion chez les consommateurs, de créer une fausse association entre les NFT StockX et Nike et de diluer les marques de Nike, entre autres inconvénients connexes. En outre, Nike fait valoir que le produit de StockX entrave le succès de Nike sur le marché NFT, citant, entre autres, leur récente acquisition d’une société NFT en décembre 2021 comme preuve de son expansion sur le marché.

Par ailleurs, Nike conteste l’argument selon lequel les NFT de StockX n’auraient aucune valeur indépendante en dehors des produits physiques auxquels ils sont liés en raison d’un droit de rétractation répertorié sur le site Internet de StockX. Plus précisément, Nike souligne les conditions de Vault NFT, qui stipulent que les détenteurs de NFT peuvent se voir accorder le droit « d’obtenir certains produits supplémentaires ou des avantages pour s’engager dans certaines expériences, telles que le déblocage d’une récompense ou l’accès et des ventes exclusives ». La valeur indépendante de ces NFT, le cas échéant, sera une détermination factuelle importante pour le tribunal et peut avoir une incidence significative sur la défense d’utilisation équitable de StockX.

Selon Nike, StockX a déjà vendu 600 de ces NFT, gagnant des milliers de dollars au passage. Nike allègue en outre que StockX induit les consommateurs en erreur en affirmant que les NFT sont « 100 % authentiques », alors que Nike n’a pas autorisé la vente de ces NFT.

Dans sa réponse, StockX soutient que son utilisation des images et des descriptions des produits de revente dans le cadre de ses NFT Vault n’est «pas différente des principaux détaillants et marchés de commerce électronique qui utilisent des images et des descriptions de produits pour vendre des baskets et d’autres biens, qui les consommateurs voient (et ne sont pas déconcertés) chaque jour. » StockX affirme également les défenses affirmatives de la doctrine de la première vente et de l’utilisation équitable.

La doctrine de la première vente est un principe juridique qui limite généralement les droits d’un titulaire de propriété intellectuelle de faire valoir des réclamations en contrefaçon en rapport avec des produits déjà vendus à un consommateur. StockX affirme que ses actions ne constituent pas une violation du droit des marques, car chaque NFT correspond à une chaussure Nike physique spécifique en sa possession légitime. En vertu de la jurisprudence établie concernant la doctrine de la première vente, StockX pourrait revendre ces chaussures physiques sans violer les droits de propriété intellectuelle de Nike si l’utilisation limitée de la propriété intellectuelle de Nike n’entraîne pas la confusion des consommateurs. La question reste ouverte de savoir si la doctrine de la première vente permet aux consommateurs de vendre virtuel images de la chaussure sans violer les droits du propriétaire de la propriété intellectuelle.

La doctrine de l’utilisation équitable est un principe juridique qui permet généralement à des tiers d’utiliser les marques de commerce d’autrui sans responsabilité dans des circonstances limitées. Par exemple, StockX fait valoir que ses actions ne constituent pas une violation du droit des marques car les images des chaussures et les descriptions des produits de revente en rapport avec les NFT Vault ont été utilisées de manière autorisée pour faire référence à des produits physiques spécifiques (chaussures Nike). En vertu de la jurisprudence généralement en vigueur en matière d’utilisation nominative équitable, StockX pourrait revendre ces chaussures tangibles (c’est-à-dire des chaussures Nike authentiques) en utilisant les marques de Nike sans violer les droits de propriété intellectuelle de Nike si, entre autres, l’utilisation des marques de commerce de Nike était d’une manière et dans la mesure nécessaires pour décrire ou faire référence au produit de Nike sans risque de confusion pour le consommateur.

Reste à savoir si Nike réussira à faire valoir ses droits de propriété intellectuelle ou si StockX réussira à maintenir la légalité de ses actions.

Importance de l’affaire

Compte tenu de l’ensemble unique de circonstances en cause, cette affaire devrait faire la lumière sur les principaux problèmes de propriété intellectuelle entourant les NFT, en particulier quand et si les NFT sont liés à des biens physiques. En tant que premier grand cabinet d’avocats à acheter un terrain dans le métaverse, ArentFox Schiff suit de près l’évolution de cette affaire et d’autres considérations clés en matière de propriété intellectuelle dans le métaverse.