Dans les éditions précédentes de nos newsletters, nous nous sommes concentrés sur l’une des tendances les plus révolutionnaires de l’époque, à savoir les NFT et le métaverse. Dans un édition précédente nous avons fourni notre guide du débutant

pour comprendre les NFT. Nous avons également écrit sur la façon dont les marques de produits virtuels et les NFT doivent être classées

et ce qui doit être pris en compte lors du choix d’une plateforme en ligne et lors de la préparation des accords de licence relatifs aux NFT et au métaverse ici.

Dans cette édition, nous plongeons à nouveau dans le monde remarquable et en pleine croissance des NFT

Verdicts dans les premières affaires NFT

Les premiers verdicts concernant la relation entre les NFT et les marques ont été rendus depuis la dernière fois que nous en avons parlé dans notre newsletter.

L’affaire Juventus

Le plus notable d’entre eux a été rendu par un tribunal italien vers la fin de 2022.

L’affaire portait sur la question de savoir si la vente en ligne de cartes de football numériques en tant que NFT constituait une violation des droits de marque du club de football Juventus, puisque plusieurs joueurs du club figuraient sur les cartes portant les vêtements du club à rayures noires et blanches de la Juventus. Le tribunal italien a conclu que les ventes des NFT et du contenu numérique qui leur était associé (les cartes de football numériques) enfreignaient la marque bien connue de la Juventus.

Le jugement italien est intéressant car le tribunal fait clairement la distinction entre les NFT et le contenu numérique associé, comme en témoigne le fait que l’injonction sur le marketing et les ventes comprenait à la fois les cartes de football numériques ainsi que les NFT. Les NFT étaient ainsi couverts par l’injonction, alors qu’ils ne sont essentiellement que des preuves de propriété sur une blockchain qui ne possède pas d’identité visuelle.

L’affaire Birkin

En plus des affaires dans l’UE, les deux premières affaires américaines sur les atteintes à la propriété intellectuelle et les NFT ont été présentées devant les tribunaux américains.

L’un de ces cas, que nous avons déjà abordé dans cette newsletter, concerne le design du célèbre « Sac Birkin » de la maison de couture française Hermès. Ce design a été proposé en 100 NFT créés par l’artiste Mason Rothschild.

Hermès a intenté une action en justice contre Rothschild en invoquant, entre autres, la contrefaçon de marque. La Cour fédérale de New York vient de rendre son jugement dans cette affaire, estimant que

L’utilisation par Rothschild de la désignation « MetaBirkin » et l’utilisation du design du sac « Birkin » avec des NFT constituent une contrefaçon de marque et portent atteinte à la marque et au design « Birkin » bien connus d’Hermès. la défense de Rothschild, qu’il ne s’agissait pas d’une exploitation commerciale, mais que l’utilisation était

une forme d’expression personnelle et artistique couverte par le premier amendement, a été rejetée par le tribunal déclarant que la protection du premier amendement ne s’applique qu’aux œuvres expressives, et non aux œuvres explicitement trompeuses. Hermès a reçu environ 130 000 USD de dommages et intérêts.

L’affaire NIKE

La deuxième affaire concerne un certain nombre de baskets NIKE proposées en tant que NFT et vendues sur le portail de commerce en ligne StockX. L’affaire concerne la question de savoir si les NFT pourraient être classés simplement comme une forme de « reçu numérique », qui vérifie l’achat des chaussures physiques

auxquels les NFT se rapportent, ou si les NFT doivent être considérés comme des produits virtuels eux-mêmes, ce qui constitue donc une violation des droits de marque de NIKE. Ce procès est en cours.

Les deux cas américains sont représentatifs du fait que les NFT, bien qu’encore dans l’enfance de la technologie, ont donné lieu à

d’importants conflits juridiques impliquant entre autres certaines des marques de mode les plus connues au monde et le fait que les NFT remettent en cause la législation existante.

Nouvelle classification de l’EUIPO

L’UE constate déjà une baisse d’activité en ce qui concerne les demandes de marques liées aux NFT et au métaverse. Le 1er janvier 2023, la 12e édition de la classification de Nice de l’autorité européenne des marques EUIPO est entrée en vigueur, qui inclut pour la première fois les NFT et les biens virtuels.

L’EUIPO traite les NFT comme des certificats numériques uniques enregistrés dans une blockchain, qui authentifient les éléments numériques mais sont distincts de ces éléments numériques. Il ne suffit pas qu’un demandeur de marque utilise le terme de jetons non fongibles (NFT) seul, car le type d’élément numérique authentifié par le NFT doit également être spécifié.

En ce qui concerne les biens virtuels, ceux-ci sont traités comme des contenus ou des images numériques. Pour qu’une marque liée à des biens virtuels surmonte l’obstacle de la clarté/précision, la marque doit être spécifiée en indiquant le contenu auquel les biens virtuels se rapportent (par exemple, des biens virtuels téléchargeables, tels que des chaussures).

Les marques liées aux NFT et aux biens virtuels doivent être enregistrées en classe 9 (logiciels, etc.).

En ce qui concerne l’évaluation de l’éligibilité d’une marque à l’enregistrement dans la classe 9, la pratique administrative de l’EUIPO semble refléter le fait qu’une marque doit être comparée non seulement à d’autres biens/services virtuels, mais également à des biens/services fournis sur le marché physique.

L’une des tentatives d’enregistrement de marque les plus dignes d’attention liées aux NFT a été la demande d’enregistrement de marque de Burberry pour son célèbre motif à carreaux pour une utilisation sur les biens / services liés au web3/métavers, y compris les NFT. L’EUIPO a partiellement rejeté la demande de Burberry pour défaut de caractère distinctif. L’EUIPO a constaté que le modèle n’était pas fondamentalement différent des modèles utilisés par d’autres marques dans le monde physique et a donc refusé l’enregistrement du modèle pour les « vêtements virtuels » dans la classe 9. À cet égard, il a été noté que « les perceptions du consommateur pour de vrai- les biens mondiaux peuvent être appliqués à des biens virtuels équivalents car un aspect clé des biens virtuels est d’émuler les concepts de base des biens du monde réel ». L’enregistrement a cependant été accepté pour une utilisation en relation avec les « habillages téléchargeables » dans la classe 9. Pour l’instant, il n’est pas clair si Burberry va faire appel de la décision de l’EUIPO.

Un marché brûlant (toujours)

Les derniers chiffres de l’EUIPO révèlent que 1 157 demandes liées aux NFT ont abouti à des droits de marque et de modèle enregistrés en 2022. Cela témoigne du fait que le marché en plein essor des NFT continue de croître à un rythme rapide. Nous nous attendons à ce que la clarté apportée par la classification de Nice mise à jour se traduise par un nombre plus élevé d’enregistrements de droits et alimente davantage le marché NFT.

Le développement du métaverse indique également qu’il sera bientôt nécessaire que les titulaires de droits de propriété intellectuelle réfléchissent davantage à la manière dont ils optimisent la sécurisation de leurs droits dans l’arène numérique. Dans un rapport de 2022, la banque d’investissement multinationale américaine Citi prévoyait que le métaverse a le potentiel d’atteindre 5 milliards d’utilisateurs et une économie de marché comprise entre 8 et 13 billions (!) de dollars en 2030. Il y a donc des signes forts que le métaverse va d’avoir un impact sur la vie de la plupart des gens, avec pour conséquence que de nombreuses questions juridiques qui existent dans la vie physique – y compris les questions de droits de propriété intellectuelle – suivront les utilisateurs jusqu’à leur existence numérique dans le métaverse.

Nous continuerons à suivre de près l’évolution de la situation et à vous informer des dernières nouvelles via nos newsletters.