Le métaverse présente de nouvelles opportunités passionnantes pour les marques d’engager un nouveau public grâce à des environnements virtuels interactifs et des expériences immersives, y compris avec des produits virtuels qui traversent la fracture numérique. De nombreuses entreprises de produits de luxe, par exemple, proposent désormais des NFT et d’autres articles numériques sous des marques phares qui correspondent à des produits du monde réel dans le but de susciter l’engagement et de fidéliser ces nouveaux consommateurs (et généralement plus jeunes). Bien qu’il y ait encore des incertitudes quant à la façon dont ce nouvel espace prendra forme, un récent verdict du jury dans l’affaire deHermès International, et al. contre Mason Rothschilddu district sud de New York,¹offre des conseils sur la manière dont les tribunaux peuvent aborder les problèmes de marque liés au métaverse.

Paysage juridique changeant

Une nouvelle opportunité s’accompagne d’un nouveau risque. La présentation de la marque dans le métaverse peut diverger des attentes des consommateurs avec des produits physiques réels. Dans ces espaces virtuels, les créateurs de contenu tiers s’inspirent ou utilisent parfois la propriété intellectuelle du propriétaire de la marque sans l’autorisation du propriétaire de la marque. Là où une vision plus libérale de l’utilisation équitable peut converger avec de nouvelles incarnations numériques de produits analogiques, des frontières juridiques floues créent des conditions propices à l’incompréhension et au conflit. Les marques doivent être conscientes de l’évolution du paysage juridique autour de l’utilisation de la propriété intellectuelle dans le métaverse en croissance rapide.

Hermès c. Rothschild

Il y a eu des indications limitées sur la façon dont la protection de la marque dans le métaverse sera interprétée par les tribunaux. Cependant, une affaire récente – impliquant une action en contrefaçon de marque déposée par l’emblématique fournisseur de produits de luxe Hermès, connu pour son sac à main Birkin, contre l ‘«artiste» numérique Mason Rothschild – fournit des conseils utiles aux propriétaires de marques et aux créateurs de contenu cherchant à mieux comprendre les limites de utilisation équitable dans le métaverse.

Crédit : Mason Rothschild/MetaBirkins²

L’affaire était centrée sur une série d’œuvres numériques créées par Rothschild appelées « MetaBirkins »: des sosies des sacs Hermès Birkin, que Rothschild a décrits comme une « interprétation fantaisiste d’un sac Birkin » qui fournit un commentaire social sur l’industrie de la mode.³Il est important de noter que les œuvres numériques de Rothschild sont de nature commerciale ; il a commercialisé et vendu les produits sur les marchés NFT, et le premier Birkin virtuel s’est vendu 42 000 $, soit environ le même prix de détail qu’un sac Birkin physique.

Rothschild a fait valoir que ses œuvres constituaient une «expression artistique» qui devrait être protégée de l’allégation d’Hermès de contrefaçon de marque fondée sur les principes d’utilisation équitable découlant du premier amendement.⁴Il a plaidé pour l’application du test de protection de la parole énoncé dansRogers contre Grimaldiqui considère en termes généraux qu’une œuvre d’expression artistique constitue un usage loyal et constitue une défense contre une action en contrefaçon de marquesauf sil’œuvre induit explicitement en erreur quant à la source de l’œuvre.⁵Hermès, en revanche, a plaidé pour une norme différente axée sur le test général de contrefaçon de marque, affirmant que les MetaBirkins de Rothschild n’étaient manifestement pas artistiques.⁶Sur le point préliminaire de la norme à appliquer, le tribunal s’est rangé du côté de Rothschild.

Tout en soutenant que leRogertest appliqué aux réclamations pour contrefaçon de marque d’Hermès, le tribunal a néanmoins rejeté la requête en jugement sommaire de Rothschild (et la requête reconventionnelle d’Hermès), estimant que le test « n’offre pas aux défendeurs une licence illimitée pour enfreindre les marques d’autrui ».⁷Le tribunal a en outre déclaré que si «[w]orks d’expression artistique… méritent d’être protégés », ils « sont également vendus sur le marché commercial comme d’autres produits plus utilitaires, ce qui fait du danger de tromperie du consommateur une préoccupation légitime qui justifie une réglementation gouvernementale ».⁸Plus loin, « [i]dans certains cas, l’intérêt du public à éviter l’exploitation concurrentielle ou la confusion des consommateurs quant à la source d’un bien l’emporte sur les préoccupations du premier amendement qui pourraient être en jeu. »⁹

En février, un jury fédéral à Manhattan a déclaré Rothschild responsable de cybersquattage, de contrefaçon de marque et de dilution des marques d’Hermès pour ses sacs Birkin.^dixHermès a fait valoir avec succès que les MetaBirkins de Rothschild ne devaient pas être protégés car ils constituaient une tentative de profiter de la clientèle associée aux célèbres marques BIRKIN de la maison de couture et à la marque Hermès. L’argument de Rothschild selon lequel il n’avait pas l’intention d’induire les clients en erreur quant à la source du MetaBirkins n’a pas été à la hauteur, malgré une clause de non-responsabilité sur le site MetaBirkins et une forte dépendance à l’expression artistique en vertu du premier amendement.

LeRothschilddécision devrait aider à guider les propriétaires de marques. Premièrement, le fossé entre les biens virtuels et les produits tangibles est moins important que certains auraient pu le penser. Les droits de marque s’étendent au métaverse lorsqu’il existe des preuves que l’utilisateur principal de la marque pourrait naturellement étendre ses produits et services dans le monde virtuel. Même sans enregistrement de marque couvrant les biens virtuels ou l’utilisation dans le monde virtuel, les entreprises peuvent toujours avoir un droit de marque exécutoire sur un imitateur de métaverse si les articles virtuels se trouvent dans la zone d’expansion naturelle du propriétaire de la marque. Deuxièmement, le recours du tribunal à laRogerimplique que d’autres NFT ou biens virtuels pourraient être considérés comme des œuvres artistiques protégées par le premier amendement.¹¹En fait, leRothschildcour semblait accepter que les MetaBirkins étaient des œuvres artistiques (ce qui estRoger« à moins que le [use of the mark] n’a aucune pertinence artistique par rapport à l’œuvre sous-jacente »).¹²Même encore, l’élément commercial des NFT dans cette affaire – et l’invocation expresse par Rothschild de la marque Birkin et l’imitation des sacs – ont abouti à une conclusion en faveur d’Hermès.

Une autre leçon peut être trouvée dans l’incapacité apparente d’Hermès à proposer des biens virtuels ou à introduire de manière proactive sa marque dans le métaverse au même rythme que des marques situées dans des situations similaires. En entrant dans le métaverse, une marque largement connue pour ses biens physiques peut créer une reconnaissance plus large de la marque dans l’esprit des consommateurs dans divers domaines d’utilisation et, par conséquent, renforcer la marque elle-même, élargir son champ de protection et dissuader les contrevenants potentiels. . Dans le cas d’Hermès, s’il a remporté une première victoire judiciaire après d’importants efforts, il lui reste apparemment encore du travail à faire : Rothschild a porté son affaire sur les réseaux sociaux, dénigrant le respect d’Hermès pour les artistes, et a déposé une requête auprès du tribunal pour un nouveau procès.

Orientation réglementaire

Les régulateurs ont pris note du besoin accru d’orientation dans ce nouvel espace. L’année dernière, la FTC a annoncé son intention de réviser ses guides de publicité en ligne dans les espaces de métaverse et de réalité virtuelle.¹³Le guide de divulgation en ligne de la FTC axé sur la publicité numérique a été publié pour la première fois en 2000 et a été mis à jour pour la dernière fois il y a près de dix ans. Des directives révisées et centrées sur le métaverse apporteront, espérons-le, une plus grande clarté.

Points clés à retenir

Les entreprises doivent surveiller l’utilisation par des tiers de leur propriété intellectuelle dans le monde numérique, même si leur marque principale n’est pas enracinée dans des espaces virtuels. De plus, même avec le Rothschild décision démontrant qu’une présence significative de métaverse n’est pas nécessaire pour l’application dans le domaine, les entreprises devraient réfléchir attentivement à la propriété intellectuelle et aux stratégies de création de marque pour accroître le succès de l’application dans cette frontière virtuelle.

Pour plus d’informations sur leRothschilddécision, des problèmes de marque liés au métaverse ou toute question connexe, veuillez contacter Aaron Hendelman, Brandon Leahy, Chloe Delehanty ou un autre membre du jeu électronique de Wilson Sonsini oupratiques en matière de marques et de publicité.

[1] Hermès International, et al. contre Rothschildn° 1:22-cv-00384 (SDNY 2023), ECF n° 145.

[2] Hermès International, et al. contre Rothschildn° 1:22-cv-00384 (SDNY 2023), ECF 1-19 à 2.

[3] Hermès International, et al. contre Rothschildn° 1:22-cv-00384 (SDNY 2023), ECF 17 à 1.

[4] Hermès International, et al. contre Rothschildn° 1:22-cv-00384 (SDNY 2023), ECF 17 à 11-20.

[5] Identifiant.

[6] Hermès International, et al. contre Rothschildn° 1:22-cv-00384 (SDNY 2023), ECF 1 à 3.

[7] Hermès International c. Rothschildn° 1:22-cv-00384 (SDNY 2023), ECF 140 à 19.

[8] Identifiant. (citant Rogers contre Grimaldi, 695 F. Supp. 112, 120-121 (SDNY 1988)).

[9] Hermès International c. Rothschildn° 1:22-cv-00384 (SDNY 2023), ECF 140 à 19.

[10] Hermès International, et al. contre Rothschild, n° 1:22-cv-00384 (SDNY 2023), ECF 145 ; Hermès a également demandé une ordonnance d’injonction, mais le tribunal de grande instance n’a pas encore statué sur cette demande (voir ECF 168).

[11] Les instructions du tribunal au jury démontrent que l’utilisation du Roger test pour les oeuvres artistiques portées en jugement. Voir Instructions de droit au jury, Hermès Int’l c. RothschildNo. 1:22-cv-00384-JSR (SDNY 2023), ECF No. 143, « Instruction 14 » aux pp. au moins à certains égards des œuvres d’expression artistique, comme, par exemple, dans leur ajout d’un revêtement total en fourrure aux images du sac Birkin. »).

[12] Rogers contre Grimaldi875 F.2d 994, 997 (2d Cir. 1989).

[13] https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/06/ftc-looks-modernize-its-guidance-preventing-digital-deception.