Le 3 avril 2023, l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) a publié des directives actualisées sur la meilleure façon de classer les jetons non fongibles (NFT), les biens virtuels et les services fournis dans le métaverse. Les clarifications visent à aider ceux qui souhaitent enregistrer une marque pour des produits ou des services qui existent dans le métaverse. De nombreux titulaires de droits et demandeurs de marques ont récemment été confrontés au défi d’identifier les bonnes classes de produits et de services et de rédiger le cahier des charges correct pour les marques qu’ils ont l’intention d’exploiter dans le métaverse.

En conséquence, l’UKIPO, comme d’autres autorités d’enregistrement dans le monde, a rencontré une augmentation des demandes de marque qui incluent ces termes et des demandes correspondantes sur leur classification appropriée. Les orientations visent à clarifier ces questions et suivent des orientations similaires, bien que plus brèves, publiées par l’Office de la propriété intellectuelle de l’UE (EUIPO) en juin 2022. Nous exposons ci-dessous ce que l’UKIPO a à dire sur ces produits virtuels, et comment cela correspond à son homologue de l’UE.

Le système de classification de Nice

Le système de classification de Nice est un système international utilisé pour la classification des produits et services dans l’enregistrement des marques. Il divise les biens et services en 45 classes, avec les classes 1 à 34 pour les biens et les classes 35 à 45 pour les services.

Le système contribue à simplifier le processus d’enregistrement des marques en fournissant un moyen harmonisé de catégoriser les produits et services dans différents pays et langues. Le système de classification utilisé pour l’enregistrement des marques fournit de grandes catégories de produits et de services. Cependant, ces catégories peuvent ne pas être suffisamment complètes, en particulier dans une industrie numérique en évolution rapide, où il peut y avoir une incertitude quant à la catégorie dans laquelle un bien ou un service particulier doit être classé, ou à la manière de formuler une spécification de marque dans une classe donnée de biens ou services. En conséquence, les déposants de marques peuvent manquer de clarté et les conseils des offices de propriété intellectuelle peuvent être utiles pour fournir une orientation.

NFT

L’UKIPO définit un NFT comme « une unité de données unique (la seule existante de ce type) qui est liée à une œuvre d’art numérique, de la musique, une vidéo, etc. et qui peut être achetée et vendue ».

Il est important de se rappeler qu’un NFT est un jeton de données étroitement associé à l’actif qu’il représente, généralement un actif numérique. Son but principal est de signifier la possession de l’actif, plutôt que l’actif lui-même. En tant que tel, l’UKIPO et l’EUIPO conviennent que la simple référence à un « jeton non fongible » dans une spécification est insuffisante en tant que terme de classification – le type d’actif numérique auquel il est associé doit également être spécifié.

Le système de classification de Nice classe déjà les « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des NFT » dans la classe 9. Ainsi, les actifs tels que l’art numérique, les graphiques ou logiciels téléchargeables et les fichiers audio numériques qui sont authentifiés par un NFT relèveront de la classe 9.

Les orientations de l’EUIPO n’en disent pas plus sur le sujet. Cependant, l’UKIPO envisage à juste titre la possibilité que les NFT soient utilisés non seulement en relation avec des actifs numériques, mais également pour authentifier des biens du monde réel. À la lumière de cela, les biens physiques définis comme étant authentifiés par les NFT seront simplement acceptés dans leur classe de biens appropriée. Par exemple, un tableau, authentifié ou non par un NFT, relèvera de la classe 16. De même, les sacs à main seront classés dans la classe 18, quelle que soit l’authentification NFT.

Une approche similaire est adoptée en ce qui concerne les services. Les services de vente au détail liés à la vente, par exemple, de vêtements virtuels ou d’art numérique authentifiés par des NFT relèvent de la même classe que les services de vente au détail fournis en rapport avec des produits du monde réel (classe 35). Il en va de même pour la mise à disposition de places de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services authentifiés par les NFT.

Les NFT ont également été utilisés pour démontrer l’appartenance à un club ou l’accès à un événement. Les membres de la (très) célèbre marque NFT « Bored Ape Yacht Club » organisent souvent des événements exclusifs pour les détenteurs de leurs NFT. Là encore, malgré son aspect numérique, l’adhésion à un club ou l’entrée à un événement lié à un NFT relèverait de la classe 41 en tant que service de divertissement.

Biens virtuels

L’un des défis auxquels sont confrontés les déclarants potentiels consiste à identifier la catégorie de biens appropriée pour les biens virtuels. Les candidats doivent-ils désigner la classe pour le produit physique équivalent ou utiliser la classe 9, qui couvre les logiciels et les actifs numériques ?

Il est intéressant de noter que les deux offices semblent être d’avis que la classification appropriée pour tous les biens virtuels, indépendamment de ce à quoi ils se rapportent, est la classe 9. En effet, les biens auxquels ils se rapportent consistent essentiellement en des données, telles que des images numériques . L’UKIPO donne des exemples de sacs à main virtuels, de vêtements, d’accessoires et de chaussures relevant tous de la classe 9. Ces types de produits sont de nature assez similaire (c’est-à-dire qu’ils se rapportent tous à la mode) et des indications supplémentaires sur la possibilité qu’un bien virtuel pourrait tomber en dehors de la classe 9 serait utile, mais pour le moment, il semble que la position de l’EUIPO et de l’UKIPO soit celle de la simplicité.

En ce qui concerne la rédaction de la spécification, le Royaume-Uni et l’UE sont d’accord sur le fait que la simple description des « biens virtuels » en tant que tels manque de la clarté et de la concision nécessaires, de la même manière que les « biens » ne seraient pas une description acceptable des biens physiques. Pour être acceptés, ces biens virtuels devront être clairement définis, par exemple « vêtements virtuels téléchargeables ».

Services virtuels

L’UKIPO donne également sa position sur les services virtuels, y compris ceux fournis dans le métaverse. L’UKIPO a déclaré que les enchères vidéo et les services de formation ou d’enseignement seront classés respectivement dans les classes 35 et 41, qu’ils aient été fournis dans le métaverse ou non. C’est sur la base que, quel que soit l’endroit où les services ont été fournis, la fonction qu’ils remplissent reste la même.

Cependant, selon l’UKIPO, tous les services ne peuvent pas être traités de la même manière à l’intérieur et à l’extérieur du métaverse. Prenons l’exemple des distillateurs de whisky irlandais Jameson, qui ont récemment déposé une demande de marque de commerce pour des bars et restaurants virtuels qui proposeraient des aliments et des boissons virtuels. L’UKIPO traite ces activités différemment car, bien qu’il soit possible de commander de la nourriture et des boissons à l’intérieur du métaverse pour livraison ou consommation dans le monde physique, un avatar métavers « consommant » de la nourriture et des boissons ne remplit pas la même fonction et ne devrait donc pas être classés de la même manière.

Par conséquent, ces types de services non équivalents peuvent être classés de manière plus appropriée dans les « services de divertissement », c’est-à-dire la fourniture d’un service de jeu de simulation basé sur la réalité virtuelle ou le métaverse.

En ce qui concerne les services virtuels, l’EUIPO a déclaré de manière assez ambiguë que ceux-ci seront classés conformément aux « principes établis de classification des services ». En l’absence de précisions supplémentaires à l’avenir, une approche prudente et pragmatique – à savoir, déposer dans toutes les classes potentiellement pertinentes et être prêt à discuter avec l’examinateur de toute objection ou commentaire qu’il pourrait avoir – peut être la meilleure ligne de conduite.

Conclusion

La protection de la propriété intellectuelle dans le monde virtuel continue d’être un paysage difficile à parcourir, depuis l’étape initiale de protection de votre propriété intellectuelle, jusqu’à la défense ou la contestation judiciaire de ceux avec lesquels il pourrait y avoir des problèmes de contrefaçon (par exemple sur ce dernier , consultez notre récente mise à jour sur les États-Unis Hermès contre Rothschild Litige concernant la marque NFT).

Les orientations soulignent le fait que, qu’une marque envisage ou non de vendre des produits numériques dans le métaverse, il est important que les titulaires de marques envisagent d’élargir leur portefeuille de marques pour incorporer des équivalents virtuels de leurs produits dans la classe 9. sur les enregistrements de marques existants pour des biens physiques est insuffisante, pour des raisons évidentes pour les marques qui envisagent de vendre des produits dans le métaverse, mais aussi pour celles qui souhaitent pouvoir faire valoir correctement leurs droits contre des contrefacteurs peu scrupuleux qui envisagent de vendre des versions numériques du biens des marques.

En ce qui concerne l’enregistrement de la propriété intellectuelle, les orientations de l’UKIPO donnent des exemples utiles et des conseils pragmatiques sur la manière de décrire les produits ou services auxquels se rapporte une demande de marque potentielle. Cela dit, il y aura sans aucun doute une ambiguïté dans certains domaines, en particulier dans une industrie qui se voit constamment évoluer et innover. Ainsi, un certain nombre de biens et de services seront toujours évalués au cas par cas. Dans cette optique, les demandeurs de marque doivent s’efforcer d’être aussi clairs et concis que possible dans la terminologie utilisée pour décrire les biens et services virtuels dans la demande de marque.

L’UKIPO précise qu’il reconnaît que ces termes représentent de nouveaux types de biens et de services dans un paysage technologique en évolution rapide, et s’efforcera probablement de mettre à jour ses orientations périodiquement à mesure que de nouvelles avancées continuent d’émerger.

Il sera également intéressant de voir si les pratiques de l’UKIPO et de l’EUIPO divergeront à cet égard, car le Royaume-Uni n’est plus lié par les orientations et les règles de l’office de l’UE. Il peut être nécessaire à l’avenir pour les titulaires de droits d’ajuster leur approche de la sélection des classes, de la rédaction des spécifications et des litiges d’application pour différents territoires. Par conséquent, il est essentiel de rester à jour sur ces développements pour s’assurer que les portefeuilles de propriété intellectuelle restent adéquatement protégés.