Malgré de nombreux défis sur le plan géopolitique, les entreprises de l’Ouest et de l’Est continuent de rester investies à un niveau significatif sur le marché chinois, y compris en ce qui concerne la protection des marques et marques : En 2021, le nombre de dépôts de marques a atteint 7,739 millions, soit une augmentation d’une année sur l’autre de 34,33 %, qui a quelque peu chuté à un peu plus de 6,177 millions par an à la fin de 2022, parmi lesquels 175 472 étaient des enregistrements de marques étrangères en Chine (les données ont été publiées par le China National Intellectual Administration foncière (CNIPA) prenant en compte toutes les demandes jusqu’au 16 décembre 2022, vois ici), qui équivaut au nombre total de demandes de MUE auprès de l’EUIPO en 2022 (voir les statistiques de l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne ici – noter cependant que les numéros de demande de MUE représentent des demandes multiclasses). Entre-temps, le nombre total de marques enregistrées dans le registre chinois des marques a dépassé les 42 millions, dont 4,8 % appartiennent à des étrangers.

Principaux acteurs technologiques chinois

Ces chiffres montrent un niveau d’activité élevé qui devrait se poursuivre et s’étendre à de nouveaux domaines d’intérêt croissant pour la construction de marques en Chine, en particulier dans le métaverse ou « 元宇宙 ». Avec une accélération du découplage technologique entre l’Est et l’Ouest, on peut observer des activités intenses des principaux acteurs technologiques chinois pour construire et créer leur propre « métaverse » et des produits connexes :

• Baidu a lancé « Xirang » (希壤, « Land of Hope ») lors de sa conférence annuelle des développeurs Baidu Create 2021. Xirang est accessible via une application et facturé comme un domaine numérique immersif à guichet unique permettant aux utilisateurs d’interagir, de participer à des conférences, d’explorer et de s’engager dans tourisme virtuel.
• NetEase a lancé « Yaotai» (瑶台, « Fairyland »), une application comme plateforme pour des réunions virtuelles immersives. Des coopérations avec le gouvernement municipal de Sanya dans la province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, ont été mises en place pour établir une base industrielle liée au métaverse dans la ville.
• Tencent continue d’être parmi les investisseurs les plus importants avec une participation dans Epic Games en tant que développeur de la technologie de moteur de jeu 3D leader au monde, Vague (en tant que réalisateur de concerts virtuels), Ultrasaut (spécialisation dans le suivi des mains et la technologie tactile aéroportée), la prise de licence de Roblox et la sortie de 4 jeux bac à sable UGC tels que Roblox, « 手工星球 » (Planète artisanale) / « Notre planète » / « Ylands » et le lancement de « TMELAND» (le premier festival de musique virtuel chinois).
• ByteDance (la société propriétaire de TikTok) a acquis Pico (société de casques VR) et PoliQ (opérateur de la célèbre plateforme sociale virtuelle nommée Vou qui permet aux utilisateurs de créer leurs avatars pour rencontrer des gens à travers eux-mêmes) et s’est associé à Qualcomm, dans le but d’alimenter les appareils Pico Interactive par Snapdragon Spaces XR de Qualcomm. La société a également lancé l’application communautaire interactive en temps réel nommée « Île de la fête» (派对岛).

Cyberespace chinois : Découplage croissant des sphères

Alors que ces activités sont censées avoir un effet de levier de plus en plus fort notamment pour les marques collaboratrices et leur reconnaissance sur le marché chinois à moyen et long terme, les propriétaires de marques doivent prendre acte de l’impact d’un découplage croissant des sphères à l’Est et West, en particulier dans le domaine de la technologie. Par exemple, l’un des marchés NFT les plus populaires et les plus actifs, OPENSEA, n’est pas accessible en Chine, et les monnaies virtuelles telles que Bitcoins et Ethereum sont sous contrôle strict (voire totalement interdit) dans les transactions en Chine. Contrairement aux principaux marchés NFT qui sont construits sur une blockchain publique, les principaux marchés NFT en Chine sont construits sur des chaînes de blocs de consortium, ce qui fait que, par exemple, les NFT frappés là-bas ne peuvent pas être échangés sur des marchés populaires en dehors de la Chine et ne sont pas facilement transférables.

Dans ce contexte, la tendance croissante des entreprises actives dans les deux sphères est de « localiser » leurs activités chinoises et d’employer une stratégie parallèle en silo pour les deux marchés : marques et technologie chinoises pour servir le marché chinois vs produits et marques étrangers servant le reste du monde. Les autorités chinoises soutiennent actuellement fortement l’innovation « maison » ou indigène, qui comprend la création de marques et de produits techniques locaux. Du côté des marques, cela signifie devoir s’adapter à une importance croissante de la gestion de la vie et de la perception d’une marque dans le cyberespace chinois. Comme le montrent les demandes de marques de commerce clandestines telles que « HUGOVERSE » dans la classe 25 en Chine, les marques internationales telles que HUGO BOSS et d’autres sont confrontées à de nouvelles et inattendues menaces de demandes de mauvaise foi dans le domaine du cyberespace qui, s’il n’est pas traité, peut avoir de graves conséquences dans la lutte contre les entreprises de free-riding dans l’espace métavers croissant chinois et la dilution de la marque.

Protection des marques dans le métaverse (chinois)

Comme premier cas sur les NFT ((2022) Zhe 01 Min Zhong No. 5272, Shenzhen Qicediechu Cultural Creativity Co. Ltd. contre Hangzhou Metaverse Technology Co. Ltd. – voir notre point de vue ici) décidée par un tribunal chinois montre que le potentiel et la valeur des NFT et leur utilisation dans le métaverse ne manquent pas en Chine. L’article 127 du nouveau Code civil chinois, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, a en outre « propriété virtuelle » explicitement reconnue. Cependant, ni l’office chinois des marques du CNIPA ni le législateur n’ont encore pris de mesures spécifiques ou publié d’interprétations sur la manière de traiter ce nouveau type d’utilisation de la marque et les questions juridiques connexes.

Actuellement, même des questions fondamentales concernant l’étendue de la protection des marques dans le métaverse restent en suspens. L’office chinois des marques a pas encore publié de clarifications ou un nouvel ensemble de classifications pour classer par exemple les « restaurants virtuels », les « monnaies virtuelles » et d’autres biens ou services qui peuvent rapidement devenir une nécessité quotidienne sur le marché métavers en pleine croissance. La pratique actuelle en comparaison sera par exemple classer la plupart des NFT simplement comme « logiciels » en classe 9. En revanche et comme autre élément de preuve sur le découplage de l’Est et de l’Ouest, dans la dernière version 12-2023 de la classification NICE entrée en vigueur le 1er janvier 2023, il existe déjà des indications très claires sur la classification des NFT- biens et services connexes. Par exemple, sous classe 9la rubrique « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs] » a fait ses débuts, et l’élément « logiciel informatique téléchargeable pour la gestion des transactions d’actifs cryptographiques utilisant la technologie blockchain » a également été incorporé dans la liste de classe 9 en remplacement de « logiciel informatique téléchargeable pour la gestion des transactions de crypto-monnaie utilisant la technologie blockchain ». Les modifications susmentionnées n’étaient pas (encore) incorporées dans la classification officielle chinoise localisée lorsque l’office chinois des marques a annoncé le début de l’utilisation de la version 12-2023 de la classification NICE en Chine. Jusqu’à présent, les autorités et les commentateurs chinois restent silencieux sur les nombreuses questions que différents scénarios d’utilisation des NFT dans le métaverse peuvent soulever ; Les experts et professionnels des marques chinoises semblent suivre de près la jurisprudence internationale telle que l’affaire Hermès contre Mason Rothschild (voir notre éclairage sur l’affaire ici qui est actuellement entendu par le tribunal de New York pour potentiellement emprunter quelques idées sur la façon de traiter les nouveaux problèmes liés au métaverse et aux NFT.

Stratégies pour les titulaires de marques

Les titulaires de marques sont toujours bien avisés de ne pas rester passifs et de défendre leur territoire dès le début, en particulier lorsque cela peut être réalisé à un coût raisonnable en déposant simplement leurs droits dans les classes et sous-classes appropriées. Dans le système chinois des marques, chaque classe de produits est divisée en sous-classes. Le fait d’avoir une marque enregistrée uniquement dans une sous-classe peut ne pas protéger même contre une marque identique enregistrée dans une sous-classe différente de la même classe principale, selon la définition dans les directives applicables de la CNIPA et la pratique des tribunaux en ce qui concerne les sous-classes non similaires. Comme complication supplémentaire, termes et descriptions « non standard » de produits sont souvent rejetés et conduisent à une action administrative, ce qui oblige à convenir avec le CNIPA d’une désignation acceptable dans une sous-classe donnée, ce qui, en ce qui concerne les « biens virtuels », peut soulever des questions que l’examinateur du CNIPA hésite actuellement à aborder décider sans autre examen.

Une approche vérifiant les classes nécessaires, leurs sous-classes et mélangeant à la fois les termes de désignation propres standard et spécifiques (alors que ces derniers comprendront souvent une action de l’office des marques chinois, augmentant ainsi les coûts et le temps nécessaire) apparaît comme une approche possible pour atteindre un champ de protection aussi large que possible. En tant que stratégie supplémentaire, les titulaires de marques peuvent également enregistrer leurs logos, décorations et dessins stylisés en tant qu’œuvres protégées par le droit d’auteur auprès du Centre de protection du droit d’auteur de Chine, comme cela a été mentionné par le tribunal dans le jugement susmentionné (2022) Zhe 01 Min Zhong n° 5272. qui a estimé que frapper une œuvre protégée par le droit d’auteur en tant que NFT sans le consentement du titulaire du droit d’auteur priverait ce NFT de la protection juridique en vertu de la législation chinoise et, par conséquent, le NFT peut être déclaré détruit à la demande du titulaire du droit d’auteur.

En ce qui concerne les classes principales nécessaires à la désignation, en théorie, inscription dans la même classe que les biens virtuels pourrait permettre au propriétaire d’une marque de protéger sa marque contre les abus d’une marque similaire pouvant prêter à confusion sur de tels biens virtuels, mais il n’existe pas encore de jurisprudence claire à l’appui de ce point de vue. Le simple fait qu’un tiers ait pu obtenir un enregistrement confusément similaire dans la même classe (dans une sous-classe différente) dans la pratique causera de gros problèmes d’application et la réticence des autorités administratives à s’impliquer dans un « cas complexe », ce qui entraînera dans le besoin d’un procès beaucoup plus lent et plus coûteux. Ce problème est exacerbé lorsque des tiers contrevenants revendiquent une protection basée sur leur propre enregistrement dans une classe différente ne couvrant pas le produit comme dans le monde physique, mais correspondant à un service proposant le même produit virtuel dans un système métaverse chinois.

Par exemple, même si l’art. 127 du nouveau Code civil reconnaît en principe la « propriété virtuelle », des questions se poseront inévitablement si, par exemple, un enregistrement dans la classe 25 pour les « vêtements » sera suffisant pour lutter contre l’utilisation, par exemple, l’utilisation d’un costume sur un avatar dans un métaverse avec un tel marque, en commençant par la question de savoir s’il s’agit d’un « usage en tant que marque » pour désigner l’origine des produits (et si la marque ne propose pas elle-même de « costumes en ligne » ?), mais aussi en incluant la question de savoir s’il pourrait y avoir une responsabilité du fournisseur du métaverse ou seulement contre la partie utilisant cet avatar. La mise à disposition d’une telle combinaison de marque (potentiellement via des NFT dans un métaverse chinois fermé) pourrait plutôt être considérée comme un service couvert par exemple par la classe 35 sous-classe 3503 (« fournir un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et services ») ou même 45 avec le service dans la sous-classe 4503 (« Conseil d’assortiment de vêtements individuels »). Il n’est pas non plus clair si et dans quelle mesure un inscription en classe 9 pour les « logiciels » accorderait une protection contre l’utilisation d’une marque, par exemple sur un marché en ligne ou un système de conférence par le propriétaire du métaverse spécifique. Faute de jurisprudence, les discussions et l’incertitude juridique sont là pour le moment.

En résumé, compte tenu de la tendance générale des tribunaux chinois à définir étroitement l’étendue de la protection, en particulier pour les marques qui n’ont pas encore acquis le statut de notoriété en Chine, une approche plus large de l’enregistrement des marques dans le cadre du système chinois des marques peut être conseillé dans l’environnement actuel pour augmenter les chances de pouvoir s’appuyer sur une marque déposée plutôt que sur la seule loi chinoise sur la concurrence déloyale pour les affaires de contrefaçon dans le métaverse chinois.