Jusqu’où une marque s’étend-elle dans le monde de l’art numérique ? La marque de mode de luxe française Hermès a cherché à répondre à cette question dans son affaire sans précédent contre l’artiste Mason Rothschild, qui s’est conclue par une victoire pour Hermès cette semaine.
Contexte du procès
Les « MetaBirkins » de Rothschild sont une série de jetons non fongibles (NFT) qui représentent des sacs à main recouverts de fourrure ressemblant intentionnellement à l’emblématique sac Hermès Birkin, qui « en est venu à occuper une place d’importance culturelle en tant que symbole de richesse et d’exclusivité ».[1] Rothschild a vendu ces NFT à des acheteurs individuels sur la blockchain pour jusqu’à des milliers de dollars chacun.[2]
Le 14 janvier 2022, Hermès a intenté une action en justice contre Rothschild dans le district sud de New York pour contrefaçon de marque, fausse appellation d’origine, fausses descriptions et représentations et dilution de marque en vertu du Lanham Act, cybersquatting en vertu de l’Anti-Cybersquatting Consumer Act, et les réclamations de la loi de l’État pour contrefaçon de marque de droit commun, détournement et concurrence déloyale.[3] La plainte alléguait que Rothschild avait utilisé le nom « MetaBirkins » pour induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les NFT étaient affiliés à la marque Hermès et avait permis à l’artiste de profiter de la bonne volonté d’Hermès.[4] Hermès a déposé une plainte modifiée le 2 mars 2022, ajoutant de nombreux exemples de confusion présumée des consommateurs par le biais de commentaires Instagram et de reportages dans les médias.[5]
Le 21 mars 2022, Rothschild a déposé une requête en rejet de la plainte modifiée, arguant que « parce qu’il a utilisé » MetaBirkins « comme titre d’œuvre d’art ‒ les images numériques des sacs Birkin recouverts de fourrure ‒ et non comme identifiant de source de son produits, son usage de la marque Hermès est [] droit à la protection du premier amendement »[6] sous le critère énoncé dans Roger c. Grimaldi,[7] qui autorise l’utilisation non autorisée d’une marque si cette utilisation est artistiquement pertinente et n’induit pas explicitement les consommateurs en erreur. Le juge Rakoff a autorisé la plainte modifiée à aller de l’avant, refusant de déterminer au stade de la plaidoirie si le « MetaBirkins » de Rothschild « passe la barre certes basse de la pertinence artistique ».[8] Le tribunal a également conclu qu’Hermès avait suffisamment allégué que l’utilisation par Rothschild de la marque « MetaBirkins » était trompeuse et passible de poursuites en vertu de la loi Lanham.[9]
Refus de jugement sommaire
Rothschild et Hermès ont tous deux déposé des requêtes reconventionnelles pour jugement sommaire, bien que les réclamations pour contrefaçon de marque soient rarement résolues par jugement sommaire.[10] Dans un avis rendu le 2 février 2023, le juge Rakoff a conclu que de véritables questions de fait subsistaient en ce qui concerne les allégations des deux parties et a rejeté les requêtes croisées des parties dans leur intégralité. Ce faisant, le tribunal a tiré plusieurs conclusions clés.
Premièrement, le tribunal a conclu que le Roger test, contrairement au Grüner + Jahr test (qui consiste à évaluer la contrefaçon revendiquée des œuvres destinées principalement à servir un commercial objet) s’applique à la contrefaçon alléguée des marques d’Hermès.[11] La décision du tribunal était en partie motivée par la nature des NFT « MetaBirkin » en cause. » Les particuliers n’achètent pas de NFT pour posséder un « acte numérique » séparé de tout autre actif : ils les achètent précisément pour pouvoir posséder le contenu de manière exclusive. associé au NFT[,]”[12] dans ce cas, l’image numérique de l’un des « MetaBirkins » uniques de Rothschild. Et bien qu’Hermès ait présenté des éléments de preuve à partir desquels un juré raisonnable pourrait conclure que l’effort de Rothschild était de nature commerciale plutôt qu’artistique, le tribunal a estimé que ces éléments de preuve n’« empêchaient pas l’application de la Roger test. . . un tribunal ne peut pas dépouiller une œuvre artistique de la protection du premier amendement simplement parce que l’artiste cherche à commercialiser et à vendre sa production créative.[13]
Deuxièmement, en appliquant le premier facteur de la Roger test, «pertinence artistique», le tribunal a conclu que des jurés raisonnables pouvaient avoir des opinions divergentes quant à savoir si les «MetaBirkins» de Rothschild «découlaient d’une véritable expression artistique ou, plutôt, d’une intention illégale de tirer profit» des sacs à main Birkin emblématiques d’Hermès.[14]
Enfin, compte tenu des éléments de preuve contradictoires présentés, le tribunal a refusé de se livrer à une évaluation de la Polaroïd facteurs, sur lesquels les tribunaux se penchent lorsqu’ils évaluent le deuxième volet de la Roger test, si le travail artistique est « explicitement trompeur ».[15] Par exemple, Hermès a présenté des preuves d’enquête de 18,7 % de confusion nette parmi les consommateurs potentiels de NFT quant à l’association d’Hermès avec le projet « MetaBirkins » – un pourcentage que les tribunaux considèrent généralement comme probant de confusion sur le marché.[16] Hermès a également souligné la preuve que les utilisateurs des médias sociaux et les médias étaient confus quant à son rôle dans le projet.[17] Rothschild a contesté les méthodes d’enquête employées par Hermès et a fait valoir que les publications sur les réseaux sociaux ne peuvent pas montrer une confusion réelle.[18] Mais le tribunal a estimé que ces questions, et toutes les autres liées aux autres réclamations d’Hermès contre Rothschild, devraient être laissées au jury pour trancher.[19]
Hermès gagne au procès
Le 8 février 2023, le jury a rendu un verdict en faveur d’Hermès, estimant que les « MetaBirkins » s’apparentent davantage à des produits de consommation, soumis aux lois sur les marques, qu’à de l’art protégé par le premier amendement.[20] Ce faisant, ils ont convenu que Rothschild capitalisait sur la bonne volonté d’Hermès pour en tirer profit.[21]
Au cours du procès, les avocats d’Hermès ont présenté des dizaines de SMS attestant de cette intention. Rothschild avait fait savoir qu’il voulait « créer la même exclusivité et la même demande pour le célèbre sac à main » et qu’il était « assis sur une mine d’or ».[22] Ses avocats ont fait valoir que «[i]Il est parfaitement légal pour les artistes de gagner de l’argent avec leur art », et que, «[t]les droits de marque sont limités par le premier amendement.[23] Le critique d’art new-yorkais Blake Gopnik, principal expert de Rothschild sur ce type d' »art commercial » rentable mais légal, a été exclu du procès après qu’Hermès ait fait valoir que son expertise en histoire de l’art ne reposait pas sur des données fiables ou sur une méthodologie claire.[24]
Le jury a accordé à Hermès 133 000 $ de dommages et intérêts au total pour contrefaçon de marque et cybersquattage, dont 110 000 $ pour les bénéfices et les commissions de revente de Rothschild et 23 000 $ pour le cybersquattage.[25]
Et après?
Reste à savoir si Rothschild fera appel. Et bien que le verdict du jury soit une grande victoire pour Hermès, les entreprises devraient envisager de prendre des mesures positives pour protéger leurs marques dans le monde numérique, notamment :
- Étendre les activités d’application des marques aux marchés NFT ;
- Étendre les services de veille aux classes dans lesquelles des demandes de marques pour des biens et services liés aux NFT sont couramment déposées ;
- Agir rapidement en justice—le Hermès l’affaire peut désormais servir de guide aux entreprises qui souhaitent faire valoir leurs droits de marque devant un tribunal fédéral ; et
- Si une entreprise a l’intention d’entrer dans l’espace NFT dans un avenir proche, il convient d’envisager de demander l’enregistrement de marques pour les produits ou services concernés auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis.
[1]Hermès International contre Rothschildn° 22-CV-384 (JSR), 2023 WL 1458126, à *1 (SDNY 2 février 2023).
[2]Identifiant. à 2 heures; Lauren Golangco, Tatler, Fou de MetaBirkins : Qu’est-ce que le MetaBirkin et pourquoi fait-il vibrer le monde de la mode ? https://www.tatlerasia.com/power-purpose/technology/what-is-the-metabirkin-metaverse (dernière visite le 3 février 2023).
[3]Hermès International et al. contre RothschildUS District Court Southern District of New York, affaire n° 1:22-cv-00384-JSR, ECF n° 1.
[4]Identifiant. aux ¶¶ 5, 122, 133, 161.
[5]Identifiant. à 112-121.
[6]Hermès International contre Rothschild, 603 F. Supp. 3d 98, 103 (SDNY 2022)
[7] 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
[8]Hermès International, 603 F. Supp. 3ème à 105.
[9]Identifiant.
[10]Estée Lauder, Inc. contre Airs Int’l, Inc., n° 94 CIV. 8231 (DC), 1995 WL 699771, at *1 (SDNY 22 novembre 1995) (« En général, les questions concernant le risque de confusion sont de nature factuelle. Un jugement sommaire n’est approprié que « si le tribunal est convaincu que les produits ou les marques sont si dissemblables qu’aucune question de fait n’est présentée.’ ») (citant Universal City Studios, Inc. contre Nintendo Co.746 F.2d 112, 116 (2d Cir. 1984)).
[11]Hermès International2023 WL 1458126, aux *3-7.
[12]Identifiant. à *5.
[13]Identifiant. à 7 heures.
[14]Identifiant. à 8.
[15]Identifiant. à *8-9.
[16]Entreprise Cubana del Tabaco contre Culbro Corp.70 USPQ2d 1650 (SDNY2004), rev’d pour d’autres motifs, 399 F.3d 462 (2d Cir. 2005) (un taux de confusion de 15 % à 21 % indique un risque de confusion) ; Energybrands, Inc. contre Beverage Marketing USA, Inc., n° 02 CIV. 3227(JSR), 2002 WL 826814 (SDNY 1er mai 2002) (17 % de confusion nette corroborent la preuve d’un risque de confusion).
[17]Hermès Internationalà 9h.
[18]Identifiant.
[19]Identifiant. à *9-10.
[20] Isaiah Poritz, loi Bloomberg, Hermès obtient la victoire sur MetaBirkins lors du premier essai de marque NFT, https://www.bloomberglaw.com/bloomberglawnews/ip-law/BNA%20000001860846d4f7aba67a7e63420000?bna_news_filter=ip-law (dernière visite le 8 février 2023).
[21]Identifiant.
[22]Identifiant.
[23]Identifiant.
[24] Isaiah Poritz, loi Bloomberg, Andy Warhol Art Expert exclu du procès Hermès-MetaBirkin NFT, https://news.bloomberglaw.com/ip-law/andy-warhol-art-expert-excluded-from-hermes-metabirkin-nft-trial (dernière visite le 8 février 2023).
[25] Pete Brush, Law360, Le fabricant de NFT ‘MetaBirkin’ tenu pour responsable dans l’essai Key TM, https://www.law360.com/ip/articles/1572690?nl_pk=4c38749e-5f7e-4281-bc5c-fb8f61f1a811 (dernière visite le 8 février 2023).
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