par Nick Breenpartenaire et Josué SchuermannAssocié chez Roseau Smith

En l’absence de directives officielles, la protection de la propriété intellectuelle (PI) dans les mondes virtuels a été un paysage particulièrement menaçant à naviguer. De la première étape de la protection de votre propriété intellectuelle à la défense ou à la contestation judiciaire de ceux avec lesquels il pourrait y avoir des problèmes de contrefaçon, le métaverse a posé de nombreux problèmes aux titulaires de droits et aux utilisateurs.

Le système de classification existant utilisé pour l’enregistrement des marques a rapidement été dépassé par un paysage numérique en évolution rapide, et un manque de clarté a semé la confusion quant aux catégories dans lesquelles les biens et services doivent être classés.

Cependant, les instances dirigeantes commencent à accélérer le rythme. Ce mois-ci, l’UKIPO a publié des conseils sur la meilleure façon de classer les biens et services virtuels dans le métaverse, dans le but d’aider ceux qui souhaitent enregistrer une marque dans l’arène numérique. Bien qu’en retard par rapport aux orientations de l’EUIPO – qui ont été publiées l’été dernier – c’est une étape rassurante pour les titulaires de droits et les demandeurs de marques britanniques qui espèrent tirer parti des opportunités offertes par le paysage numérique en constante évolution.

Approches internationales

Alors que le Royaume-Uni et l’UE sont d’accord sur un certain nombre de questions concernant la classification des marques dans le métaverse, telles que le besoin de clarté, d’exactitude et de spécificité lorsqu’il s’agit de NFT ou de «biens virtuels», l’UKIPO a poussé la discussion un peu plus loin, en fournissant des conseils avisés sur les services virtuels.

Les services de formation ou d’éducation, par exemple, peuvent être traités de la même manière à l’intérieur et à l’extérieur du métaverse, tant que la fonction qu’ils remplissent reste la même. Cependant, la question devient un peu plus complexe pour les services non équivalents qui fournissent une simulation d’une fonction du monde réel.

Prenons l’exemple des distillateurs de whisky irlandais Jameson, qui ont récemment déposé une demande de marque pour des bars et restaurants virtuels qui proposeraient des aliments et des boissons virtuels.

L’UKIPO traite ces activités différemment car, bien qu’il soit possible de commander de la nourriture et des boissons à l’intérieur du métaverse pour livraison ou consommation dans le monde physique, un avatar métavers « consommant » de la nourriture et des boissons ne remplit pas la même fonction, et ne devrait donc pas être classés de la même manière.

Par conséquent, ces types de services entièrement virtuels doivent être classés de manière appropriée dans les « services de divertissement », et non dans les « services de restaurant et de bar » qu’ils reproduisent numériquement.

D’un autre côté, les orientations de l’EUIPO sur les services virtuels sont plutôt ambiguës, indiquant qu’ils doivent être classés conformément aux «principes établis de classification des services». En l’absence de précisions supplémentaires, une approche prudente et pragmatique – à savoir déposer dans toutes les classes potentiellement pertinentes et être prêt à discuter avec l’examinateur de toute objection ou commentaire qu’il pourrait avoir – sera la meilleure ligne de conduite.

Que réserve l’avenir?

Lorsqu’il s’agit d’enregistrer la propriété intellectuelle dans le métaverse, les entreprises britanniques ont désormais accès à des conseils pragmatiques utiles.

Cependant, il y a sans doute encore de l’ambiguïté dans certains domaines, et finalement, dans une industrie qui se voit constamment évoluer et innover, un certain nombre de biens et services seront encore évalués au cas par cas. Dans cette optique, les entreprises doivent s’efforcer de s’assurer que les demandeurs de marque sont aussi clairs et détaillés que possible dans la terminologie utilisée pour décrire les biens et services virtuels.

Le Royaume-Uni n’étant plus lié par les directives et règles officielles de l’UE, il sera également intéressant de voir si le Royaume-Uni et l’UE divergent sur la question. À l’avenir, les titulaires de droits devront peut-être ajuster leur approche de la sélection des classes, de la rédaction des spécifications et des litiges en matière d’application en fonction du territoire sur lequel ils opèrent. Dans tous les cas, avec l’évolution rapide du paysage technologique, il est essentiel que les entreprises restent à jour sur ces développements pour s’assurer que leurs portefeuilles de propriété intellectuelle sont correctement protégés.