Deux brevets indiens 205147 (‘IN 147’) et 235625 (‘IN 625’) ont été accordés à Bristol Myers Squibb Company, qui ont ensuite été cédés en faveur d’Astrazeneca AB Sweden (Astrazeneca) le 1er février 2014. L’objet des deux brevets était le médicament Dapagliflozin (« DAPA »). IN 147 a été revendiqué par les cessionnaires en tant que brevet de genre revendiquant un certain nombre de structures de Markush alors que IN 625 était le brevet d’espèce revendiquant spécifiquement DAPA. Le brevet du genre a expiré le 2^sd octobre 2020 alors que le brevet de l’espèce expirera le 5 mai 2023.

Un certain nombre d’entreprises ont enfreint la DAPA en 2020, contre lesquelles le plaignant, Astrazeneca, a déposé deux affaires d’infraction distinctes, demandant une injonction provisoire. Les jugements ont été prononcés séparément. Un certain nombre de questions liées à l’évidence, à la divulgation, à la couverture, aux revendications de brevet de genre et d’espèce, etc. ont été débattues au cours de la procédure. L’une des questions débattues concernait l’examen de l’ouverture en temps voulu d’une procédure de révocation et d’autres mesures correctives de la part d’un défendeur intéressé par le lancement d’un médicament et étant pleinement au courant d’un brevet de poursuite.

La loi sur les brevets de 1970 autorise le dépôt d’une opposition à un brevet à différents stades, c’est-à-dire lorsqu’une demande de brevet est publiée, article 25(1) ; lorsqu’un brevet est délivré mais que l’opposition doit être formée dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance d’un brevet, article 25(2). L’article 64 de la loi confère le droit de révocation d’un brevet à toute personne intéressée soit en déplaçant la Commission d’appel, soit en déposant une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon devant une Haute Cour. En dehors de cela, l’article 105 confère le droit d’intenter une action déclaratoire pour non-contrefaçon. L’article 13(4) stipule que même lorsqu’une demande de brevet est examinée par l’office des brevets et jugée conforme à la loi et que le brevet est délivré, cela ne signifie pas qu’il est valide. En d’autres termes, un brevet n’est valable que tant qu’il n’est pas contesté. L’agent, qui a examiné la demande et évalué que la demande a franchi le seuil de la nouveauté et de l’évidence, n’est responsable d’aucune action s’il en constate le contraire ultérieurement.

Le demandeur a fait valoir que les défendeurs étaient bien conscients du fait que le demandeur avait obtenu un brevet pour le DAPA et aurait dû ouvrir la voie bien avant de poursuivre la fabrication du médicament. Les défendeurs auraient pu demander une licence, déposer une révocation, s’opposer à la demande/au brevet publié ou déposer une action déclaratoire pour non-contrefaçon en temps opportun. Si l’un de ces itinéraires devait être emprunté, ils avaient près de 15 ans avec eux. Les brevets de poursuite sont assez anciens et les défendeurs avaient un certain nombre d’options, auxquelles ils n’ont pas eu recours, jusqu’en 2020. L’un des défendeurs, Eris Lifesciences Ltd., vend le DAPA fabriqué par MSN Labs Pvt Ltd., et a fait des aveux sur les années où le DAPA a été divulgué pour la première fois dans le brevet américain équivalent sur les espèces 6515117 (US 117). Lorsque le demandeur a appris cela, le demandeur a émis une lettre de cessation et d’abstention le 3^rd octobre 2020, ce à quoi le défendeur a répondu le même jour confirmant le lancement du médicament. Par la suite, le 4^e octobre, le défendeur a déposé la requête en révocation devant l’IPAB à la même date.

Un autre défendeur, Torrent Pharmaceuticals Ltd., et le demandeur sont impliqués dans de multiples litiges et connaissent bien les brevets de l’autre. Cependant, le défendeur a préféré représenter devant l’office des brevets contestant le brevet des espèces le 15^e mai 2020 qui a été rejeté. Une requête en révocation contre le brevet d’espèce a été déposée le 20^e Février 2020 et une opposition après délivrance a été déposée contre le brevet d’espèce le 16^e Mai 2020. Une requête en bref a également été déposée pour demander la radiation de l’IN 625 du registre des brevets pour les motifs mentionnés dans la requête en révocation qui a été rejetée. Une autre requête en bref et un deuxième bref ont également été déposés par la suite. Toutes ces actions ont été initiées en 2020.

L’un des tribunaux a jugé que les défendeurs avaient attendu jusqu’à l’expiration du brevet du genre IN 147 car il y avait un chevauchement avec l’IN 625. Il a également affirmé que l’article 107 de la loi confère aux défendeurs le droit de soulever tous les motifs d’objection disponibles en vertu de l’article 64 pour la révocation des brevets de poursuite. Ainsi, un brevet n’est valable que tant qu’il n’a pas été contesté. Le défi doit être crédible et pas plus loin. S’il est présumé que plus un brevet est ancien, plus la « bague de validité » est forte, cela serait contraire aux dispositions de la loi.

Cependant, on ne peut pas perdre de vue le cas de la société Bristol Myers Squibb & Ors. Vs. JD Joshi & Anr, dans lequel un seul juge du tribunal a estimé que les anciens brevets ont une sorte de validité et si une requête en révocation est déposée juste avant l’expiration de la durée du brevet, cela ne peut pas être considéré comme un moyen approprié de dégager la voie. Il a affirmé que si un défendeur a l’intention de lancer un médicament, sachant parfaitement que le demandeur a obtenu un brevet de poursuite, il doit ouvrir la voie en déposant un brevet de révocation bien à l’avance. Dans l’affaire Merck Sharp et Dohme Corporation & Others contre Glenmark Pharmaceuticals Ltd., la formation de la division a observé que si un défendeur a le droit de déposer une requête en révocation à tout moment, mais si le défendeur est au courant d’une contestation possible au produit dont le lancement est proposé mais choisit toujours de lancer le produit sans d’abord invoquer une procédure de révocation ou tenter de négocier, ce facteur ne peut être ignoré. Aucun des défendeurs, à l’exception de Torrent, n’a déposé de requête en révocation avant de lancer le médicament sur le marché. Le médicament a été lancé immédiatement après l’expiration du brevet de genre. Même Torrent a déposé une requête en révocation en février 2020 ou presque 15 ans après la délivrance du brevet.

Commentaires: Les deux jugements des tribunaux ont adopté une vision divergente de la « cerne de validité » d’un ancien brevet. Alors que l’un a soutenu qu’un brevet n’est valable que jusqu’à ce qu’il reste incontesté et il ne peut pas être présumé qu’un ancien brevet a un pare-feu de validité plus fort. L’autre tribunal a estimé qu’il ne fallait pas perdre de vue le fait qu’une procédure appropriée de compensation ou de révocation doit être initiée bien avant le lancement d’un produit, s’il est bien connu qu’il existe une contestation possible du produit. Le cas présent est un peu compliqué. Dans le cas où le brevet d’espèce, IN 625, est considéré comme évident au vu de la divulgation dans le brevet de genre IN 147, il sera révoqué. Dans un tel cas, seul ce dernier brevet reste valable mais a déjà expiré et les défendeurs ne peuvent être considérés comme contrefaisants. Il semble que les défendeurs pensent qu’il en est ainsi et ont donc commencé à fabriquer / vendre le médicament après l’expiration de l’IN 147.