Points clés

• La décision en Commissaire des brevets contre Rokt Pte Ltd [2020] FCAFC 86 (Rokt) apporte une certitude supplémentaire quant à l’approche adoptée par les tribunaux australiens en matière de brevetabilité des méthodes mises en œuvre par ordinateur.
• La Cour plénière a clarifié certains aspects d’une décision antérieure d’un banc élargi de la Cour fédérale plénière: Encompass Corporation Pty Ltd contre InfoTrack Pty Ltd [2018] FCA 421 (Englober). La décision confirme que lorsque l’invention revendiquée concerne une méthode commerciale informatisée, l’invention doit résider dans l’informatisation de la méthode.
• La Cour plénière a réaffirmé que l’interprétation d’une spécification de brevet est une question de droit et que la preuve d’expert ne joue qu’un rôle limité dans l’assistance au tribunal.
• Les entreprises devraient veiller à ce que les spécifications de brevet pour les méthodes mises en œuvre par ordinateur décrivent de manière adéquate le problème technique surmonté par leur invention afin de les aider à respecter le test de la méthode de fabrication en vertu de la législation australienne.

Le commissaire aux brevets a interjeté appel d’une décision de la Cour fédérale d’Australie dans laquelle le juge de première instance avait conclu qu’un système de publicité numérique était une invention brevetable parce qu’il impliquait un mode de fabrication au sens de la loi de 1990 sur les brevets (Cth). . Dans l’appel, la Cour a conclu que l’invention revendiquée dans la demande de Rokt n’était pas un mode de fabrication parce qu’il s’agissait d’un concept de marketing informatisé qui ne nécessitait que l’utilisation d’une technologie informatique générique. La décision dans Rokt fait suite à une série d’affaires qui ont examiné la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur en vertu du droit australien. La décision clarifie certains aspects de ces pouvoirs et s’appuie sur le raisonnement de la Cour fédérale plénière dans Encompass.

Mode de fabrication

Pour qu’une invention soit brevetable en vertu de la législation australienne, elle doit satisfaire au critère du mode de fabrication. La position de départ est qu’un schéma ou une méthode commerciale qui n’est qu’une idée abstraite ne constitue pas un objet brevetable à moins qu’il n’entraîne un état artificiel des choses. Lorsque l’invention concerne un schéma informatisé, l’invention doit résider dans l’informatisation et pas seulement nécessiter l’utilisation d’un ordinateur pour ses fonctions connues.

Le brevet Rokt

Les systèmes de publicité numérique connus à la date de priorité du brevet Rokt étaient capables de proposer des publicités ciblées aux consommateurs visualisant le contenu en ligne en temps réel. Cependant, ces systèmes ont eu du mal à amener les consommateurs à s’engager positivement avec les publicités.

La spécification de Rokt décrit la fourniture d’une offre d’engagement ciblée (par exemple des bons, des remises ou des sondages) aux consommateurs, ce qui les encourage à interagir avec les publicités ultérieures. Contrairement aux publicités directes, l’offre d’engagement n’est pas conçue pour vendre directement aux consommateurs. On dit que la combinaison de publicités contemporaines et de l’évaluation en temps réel des attributs du consommateur avec une offre d’engagement se traduit par des niveaux plus élevés d’interaction avec la publicité une fois qu’elle est livrée à l’utilisateur.

Le juge principal s’est appuyé sur une preuve d’expert qui a indiqué que l’invention divulguée dans le mémoire descriptif avait entraîné une amélioration de la technologie informatique et qu’un ordinateur était nécessaire pour manipuler les données requises pour présenter une offre de mission. Cependant, la Cour plénière a qualifié le modèle publicitaire quadridimensionnel de «déclic» pour les consommateurs.

Inventions mises en œuvre par ordinateur

Le commissaire a soutenu que la méthode revendiquée dans la spécification n’était qu’un système publicitaire qui utilisait une technologie informatique générique pour afficher une offre d’engagement avant une publicité, d’autant plus que la revendication 1 ne précisait pas le matériel ou le logiciel requis pour mettre en œuvre la méthode.

Rokt a soutenu qu’il y avait eu un élargissement du concept d’objet brevetable dans les récentes autorités australiennes et a souligné que la Cour plénière dans Encompass a rejeté l’idée qu’un breveté qui revendique une méthode informatisée doit également revendiquer une avancée dans le matériel informatique.

La Cour plénière a confirmé que pour qu’un système ou une méthode commerciale mis en œuvre par ordinateur soit brevetable, l’ordinateur doit faire partie intégrante de l’invention; c’est-à-dire que l’invention réside dans l’informatisation et que l’ordinateur n’est pas simplement un outil dans lequel l’invention est réalisée.

Dans ce cas, la caractérisation du système publicitaire n’a pas été modifiée simplement parce que l’invention n’aurait pas pu être mise en œuvre sans ordinateur. En outre, l’architecture du système, le matériel et les logiciels décrits dans la spécification ne faisaient pas partie de l’invention parce que la revendication 1 n’exigeait rien de plus que l’application générale de la technologie informatique.

La Cour a également précisé qu’Encompass n’a pas établi de principe général exigeant que les revendications concernant des méthodes mises en œuvre par ordinateur doivent énoncer tout logiciel ou code pertinent nécessaire à la mise en œuvre de la méthode. Cependant, la Cour a admis que, dans certains cas, si un programme informatique approprié n’est pas spécifié, les revendications du brevet peuvent être uniquement une instruction d’utiliser la technologie informatique pour ses fonctions bien connues et comprises.

Le rôle de la preuve d’expert

Le juge principal s’est fortement appuyé sur la preuve fournie par le témoin expert de Rokt, qui a estimé que le système publicitaire divulgué dans le mémoire descriptif était un mode de fabrication. La Cour plénière a confirmé qu’il appartient au tribunal de caractériser l’invention revendiquée afin de déterminer s’il s’agit ou non en substance d’un mode de fabrication. Le rôle de l’expert est de placer la Cour dans la position de l’homme du métier travaillant dans le domaine à la date de priorité du brevet. La Cour lira ensuite le mémoire descriptif à l’aide de la preuve d’expert quant à la signification des termes de l’art et des concepts techniques. L’identification de l’invention ne doit pas être déterminée en fonction de la question de savoir si la preuve d’expert d’une partie doit être préférée à celle de l’autre partie.

Des aperçus pratiques

Le manuel de pratique et de procédure de l’Office australien des brevets a été mis à jour à la suite de la décision et réitère la nécessité de déterminer la substance d’une invention avant de la qualifier de simple méthode ou schéma commercial.

Cette décision démontre que lors de la rédaction de demandes de brevet pour des inventions mises en œuvre par ordinateur, il est important d’encadrer le fascicule de brevet de manière à ce qu’il détaille clairement les problèmes techniques surmontés par l’invention à la lumière de l’état de la technique existant, et de revendiquer ces avantages, plutôt que d’inclure uniquement une description générique de la mise en œuvre de l’invention en utilisant la technologie informatique De plus, l’accent doit être mis sur la description de la manière dont une fonctionnalité technique améliorée de la technologie informatique peut être obtenue par l’interaction entre le matériel, le micrologiciel ou les composants logiciels utilisés dans la mise en œuvre de l’invention. En outre, la description peut également avoir besoin de démontrer que le concept inventif se situe dans l’informatisation elle-même, plutôt que de se concentrer sur le résultat final de cette informatisation.

S’il existe un risque qu’une invention mise en œuvre par ordinateur ne soit pas brevetable en Australie, les entreprises devraient envisager d’adopter des accords de licence, des dispositions de confidentialité ou des mesures de protection technologique (telles que des pare-feu, le cryptage et l’authentification multifacteur) qui limitent l’accès aux systèmes qui pourraient autrement permettre à d’autres d’exploiter l’invention.