Le 1er février 2021, le Circuit fédéral a partiellement annulé l’invalidation par le PTAB d’un brevet de compression vidéo contesté par Samsung, estimant que le Conseil «s’écartait de manière inadmissible de la théorie d’invalidité énoncée dans la pétition de Samsung», mais affirmant que les références invoquées par Samsung étaient accessible au public.

Samsung a déposé une pétition pour inter partes examen du brevet de M&K, contestant toutes les revendications comme étant évidentes et faisant valoir plusieurs références à l’état de la technique. Une référence affirmée, appelée «WD4-v3», a été générée par un groupe de travail conjoint chargé d’établir des normes pour l’industrie du codage vidéo à haute efficacité. Ce groupe de travail a tenu des réunions trimestrielles pour discuter des documents d’entrée proposant des modifications à un document de travail standard. La référence WD4-v3 était le document de travail standard du groupe de travail conjoint, et deux autres références affirmées – Park et Zhou – étaient des documents d’entrée. Toutes les références ont été téléchargées sur le site Web du groupe de travail conjoint en 2011. Entre autres arguments, M & K a contesté Park et Zhou comme n’étant pas accessibles au public.

Le Conseil n’était pas d’accord avec M & K, estimant que toutes les références de Samsung étaient accessibles au public. En appliquant ces références, la Commission a conclu, entre autres, que l’allégation 3 n’était pas brevetable. Bien que la requête en matière de DPI de Samsung ait explicitement concédé que WD4-v3 ne révélait pas certaines limitations énoncées dans la revendication 3, la Commission a néanmoins conclu que la revendication 3 était anticipée par WD4-v3. La Commission a estimé que même si la revendication 3 contenait des limitations supplémentaires par rapport à celles des autres revendications anticipées, aucune référence supplémentaire ne serait nécessaire pour déclarer la revendication 3 non brevetable. M & K a fait appel.

Dans une victoire partielle pour Samsung, la Cour a confirmé la décision du Conseil selon laquelle les références de Samsung étaient accessibles au public et donc qualifiées de l’état de la technique.

En appel, M & K a soutenu que les références de Park et Zhou n’étaient pas accessibles au public parce qu’une personne ayant des compétences ordinaires dans l’art n’aurait pas pu localiser les documents en exerçant une diligence raisonnable. Bien que le groupe de travail conjoint ait joué un rôle important, M & K a fait valoir que les documents ne l’étaient pas. La Cour était d’accord avec la Commission, notant que l’enquête pertinente consistait plutôt à «savoir si le canal par lequel les références étaient publiées était proéminent ou bien connu des personnes ayant des compétences ordinaires dans ce domaine».

En appliquant cette norme, la Cour a conclu que la Commission disposait de suffisamment d’éléments de preuve démontrant l’importance. Premièrement, le Conseil a noté que lors de la création de l’équipe spéciale, un appel public à propositions avait été lancé et diffusé dans «une revue spécialisée très influente». Deuxièmement, le Conseil a conclu que des artisans qualifiés auraient été motivés à surveiller le site Web de l’organisation pour s’assurer que leurs produits étaient conformes aux normes en cours d’élaboration. Enfin, le Conseil a estimé que les références de Park et Zhou avaient été discutées lors des réunions du groupe de travail, résumées dans les rapports de réunion et mises à disposition sur demande après les réunions.

M & K a en outre fait valoir que la fonctionnalité et les capacités de recherche du site Web rendaient les références inaccessibles et que même si une personne ayant des compétences ordinaires dans l’art venait sur le site Web, elle ne serait pas en mesure de rechercher le contenu des documents à localiser. les références Park et Zhou.

La Cour a de nouveau exprimé son désaccord, soulignant que la loi n’était pas si restrictive. La bonne question, de l’avis de la Cour, était de savoir si les utilisateurs intéressés du site Web auraient pu localiser les références de Park et Zhou en faisant preuve d’une diligence raisonnable. La Cour a souligné la conclusion du Comité selon laquelle les rapports de réunion dirigeaient les lecteurs vers le site Web du groupe de travail et que le site Web avait une fonction de recherche de titres. En outre, la Commission a conclu que les références de Park et de Zhou étaient effectivement indexées avec des titres descriptifs qui permettaient une recherche par sujet.

La Cour a donc confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle Park et Zhou étaient des publications imprimées et de l’état de la technique éligible.

M & K a également fait valoir en appel qu’en déclarant la revendication 3 de son brevet non brevetable sur la base de l’anticipation, la Commission avait commis une erreur de procédure en vertu de la Loi sur les procédures administratives (APA), qui obligeait la Commission à informer les titulaires de brevets de toutes les revendications et motifs invoqués. Étant donné que la pétition de Samsung ne contestait la revendication 3 que sur une théorie de l’évidence, M & K a fait valoir qu’elle avait été privée de préavis en vertu de l’APA. De plus, M & K a fait valoir qu’elle a été privée de préavis lorsque la Commission a fondé son jugement sur la réclamation 3 sur une interprétation de la revendication non offerte par l’une ou l’autre des parties et non divulguée avant la décision de la Commission.

Le Circuit fédéral était d’accord avec M & K. soulignant l’admission de Samsung selon laquelle WD4-v3 ne prévoyait pas la revendication 3 – et son incapacité à faire valoir l’anticipation comme motif d’invalidité dans sa requête en matière de DPI -, le Circuit fédéral a estimé que le Conseil «s’est écarté de théorie de l’invalidité exposée dans la pétition de Samsung. » La Cour a donc annulé la conclusion de la Commission selon laquelle la revendication 3 n’était pas brevetable.

Le cas est M & K Holdings, Inc. contre Samsung Elecs. Co., N ° 2020-1160, 2021 WL 317218 (Fed. Cir.1 févr.2021).

© 2021 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLPNational Law Review, Volume XI, Numéro 54

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