Le précédent avis a confirmé deux décisions de la Commission de première instance et d’appel en matière de brevets de 2021 invalidant les brevets américains nos. 9 451 084 et 7 076 431 parce qu’ils auraient été évidents sur la base d’inventions antérieures.
Le panel a profité de l’affaire pour clarifier le niveau de participation requis des titulaires de brevets dont la propriété intellectuelle est en cours d’examen au PTO. Il a noté que la tentative de Parus d’antidater sa propre invention et de sauter par-dessus l’art antérieur a échoué en partie parce qu’elle a submergé le conseil de preuves que Parus n’a pas expliqué plus tard, y compris 1300 pages d’expositions et 100 pages sur les tableaux de revendications.
« Le fardeau de la production ne peut être satisfait sans une combinaison de citation des éléments de preuve pertinents du dossier avec précision et d’explication de l’importance du matériel produit dans des mémoires. Ici, Parus n’a fait ni l’un ni l’autre », juge
Bien qu’un titulaire de brevet ne soit pas tenu de répondre à une enquête d’invalidité, chacun doit suivre les règles de pratique une fois qu’il a assumé « la charge affirmative de montrer qu’il a été le premier à réaliser ses inventions revendiquées », comme l’a fait Parus lorsqu’il a fait valoir ses brevets sont venus avant l’art antérieur.
« Une fois que Parus a choisi de soumettre une réponse et d’assumer ce fardeau, il a assumé les responsabilités qui l’accompagnaient, y compris la soumission d’une réponse conforme aux règles et réglementations de l’USPTO », indique l’opinion, notant que cela inclut également « une explication détaillée de l’importance de la preuve.
Les entreprises technologiques ont initialement contesté la validité des brevets après que Parus, basée dans l’Illinois, ait intenté des poursuites pour contrefaçon devant le tribunal de district américain du district ouest du Texas. Les brevets concernent des systèmes qui permettent aux utilisateurs de naviguer sur des sites Web et de récupérer des informations avec des commandes vocales.
Les juges William C. Bryson et Jimmie V. Reyna ont également siégé au panel.
McKool Smith PC représente Parus. Wolf Greenfield & Sacks PC représente les entreprises technologiques.
L’affaire est Parus Holdings, Inc. contre Google LLC, Nourris. Cir., n° 22-01269, confirmé le 12/06/23.