par Dennis Crouch

In re Google Technology Holdings LLC (Nourris. Cir. 2020)
Décision rédigée par le juge Chen et rejointe par les juges Taranto et Stoll

C’est un ex parte appel du refus d’un office de brevets d’accorder un brevet à Google sur son brevet américain. App. N ° 15/179 765 (mise en cache distribuée de contenu pour la vidéo à la demande). L’examinateur a rejeté les revendications comme évidentes et cela a été confirmé par le PTAB. En appel ici, le Circuit fédéral affirme pour des motifs de déchéance:

Parce que nous concluons que Google a renoncé à ses arguments avancés en appel, nous affirmons.

Opération de glissement. La plupart de l’opinion se concentre en fait sur la distinction juridique entre «renonciation» et «confiscation», citant principalement l’affaire de la Cour suprême de 1993 États-Unis contre Olano et son prédécesseur Johnson contre Zerbst (1938).

La renonciation est différente de la confiscation. Alors que la confiscation est le défaut de faire valoir un droit en temps opportun, la renonciation est «l’abandon ou l’abandon intentionnel d’un droit connu».

Olano, citant Johnson. La différence entre ces deux termes est quelque peu parallèle à celle de lacets et estoppel équitable. Laches peut s’appliquer pour interdire une réclamation dans les situations où un demandeur a retardé de manière déraisonnable la présentation de la réclamation (un peu comme un délai de prescription). L’équitable préclusion, en revanche, exige une action de la part du demandeur – une déclaration ou une conduite trompeuse – sur laquelle on s’est fondé de manière préjudiciable.

Ici, en appel, Google fait valoir que le PTAB a commis une erreur dans son interprétation des conditions de réclamation de Google relatives au «coût» de livraison des données et à la «pénalité du réseau». Cependant, Google n’a pas présenté ces arguments particuliers au PTAB et donc les a confisqués:

Méritoire ou non, Google n’a jamais présenté ces arguments au Conseil. Et c’est là que réside le problème. Étant donné que Google n’a pas présenté ces arguments de construction de la revendication au Conseil, Google a perdu les deux arguments.

Slip Op.

La règle de base ici est qu ‘«une position non présentée devant le tribunal sous examen ne sera pas prise en considération en appel en l’absence de circonstances exceptionnelles». Dans cette affaire, le tribunal n’a pas trouvé de telles circonstances exceptionnelles.

Sua Sponte par la Cour: Notez ici que la confiscation est un peu délicate car apparemment ni Google ni l’examinateur de brevets n’ont demandé ou informé la construction de la revendication du terme «Coût» devant le Conseil. Le Conseil a plutôt interprété les termes sua sponte. En appel, le Circuit fédéral a conclu que, dans cette situation, il avait le pouvoir discrétionnaire d’entendre ou non l’appel, mais a refusé de le faire. Le tribunal a estimé que Google aurait dû discuter de la question de la construction de la revendication s’il jugeait la question importante.

Google n’a fourni aucune explication raisonnable quant aux raisons pour lesquelles il n’a jamais présenté à l’examinateur pendant le processus d’examen itératif ou ultérieurement au Conseil une interprétation particulière du terme «coût», un argument qui est désormais le pivot de la brevetabilité de ses revendications. . Permettre à Google de faire pression, en appel, sur une interprétation de revendication particulière qu’il n’a pas présentée à la Commission prive la Commission, un organe d’experts, de son rôle important dans l’examen du rejet des demandes de brevet. De plus, Google n’a pas expliqué en quoi la compréhension du «coût» par la Commission avait modifié la théorie sous-jacente au rejet de l’examinateur ou constituait autrement un écart surprenant et inattendu.

Slip Op. Le tribunal a admis que dans d’autres cas, il avait examiné des questions soulevées sua sponte par le PTAB – mais qu’un tel examen avait toujours été discrétionnaire.

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