La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral (CAFC) dans une Décision de précédent a annulé aujourd’hui une décision de la Commission de première instance et d’appel en matière de brevets (PTAB) selon laquelle certaines revendications de Google, LLC aux États-Unis. Demande de brevet n° 14/628,093 étaient évidentes. L’avis du CAFC, rédigé par le juge en chef Moore, a déclaré que les arguments de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) en appel « ne peuvent pas étayer la décision de la Commission ci-dessous parce qu’ils ne reflètent pas le raisonnement ou les conclusions que la Commission a effectivement invoqués ».

La demande de brevet de Google concerne les méthodes de filtrage des résultats d’une requête de recherche sur Internet de sorte que seuls les résultats adaptés à l’âge d’un utilisateur soient affichés. Il s’agissait de deux références à l’état de la technique : Parthasarathy, qui « divulgue des méthodes de filtrage des résultats de recherche en comparant un « score d’intention de recherche-requête » à un seuil de sécurité prédéterminé » et Rose, qui s’intitule « Système et méthode pour améliorer le classement des résultats de recherche d’informations pour les requêtes courtes ».

Rejet de l’examinateur

La demande de Google a initialement reçu un rejet d’évidence non définitif basé sur Parthasarathy, auquel Google a répondu en modifiant la revendication 1 pour ajouter une limitation indiquant que la valeur seuil prédéterminée est « déterminée sur la base d’un nombre de mots inclus dans la requête de recherche ». Cependant, l’examinateur a de nouveau rejeté la demande, cette fois basée sur Rose en combinaison avec Parthasarathy. L’examinateur a constaté que Rose avait divulgué un seuil basé sur le nombre de mots et qu' »il aurait été évident de combiner Rose et Parthasarathy pour atteindre le seuil revendiqué parce que « l’analyse d’une requête pour déterminer la longueur de la requête et l’utilisation de la longueur de requête comme seuil sont très bien connues dans l’état de la technique, ce qui permettrait en outre d’attribuer un poids à une requête longue ou courte pour récupérer des documents ». Google a répliqué que la combinaison des deux références « décrivait tout au plus l’augmentation d’un score en fonction du nombre de mots dans une requête, sans déterminer si un score était inférieur à un seuil qui dépendait lui-même de la longueur de la requête », mais l’examinateur n’était pas d’accord et Google a fait appel au PTAB.

Ce que le conseil a dit (ou n’a pas dit)

La Commission a toutefois confirmé la décision de l’examinateur et adopté ses conclusions. Google a fait appel de la décision du PTAB et, en appel, l’USPTO a fait valoir que la décision du PTAB devait être confirmée et a fourni des exemples de la façon dont la demande de Google représentait des modifications des deux références qui auraient été évidentes pour un artisan qualifié. Mais le CAFC a ignoré ces arguments au motif que l’USPTO présentait un raisonnement et des conclusions allant au-delà de ce que le Conseil avait réellement dit. La Cour a expliqué ce qui suit :

« Qu’ils soient fondés ou non, les arguments de l’Office ne peuvent étayer la décision de la Commission d’arbitrage parce qu’ils ne reflètent pas le raisonnement ou les conclusions que la Commission a effectivement invoqués[…]Contrairement à ce que le PTO a qualifié de la décision de la Commission, elle ne s’est pas appuyée sur la conclusion qu’il n’y avait que deux façons de modifier Parthasarathy en utilisant Rose ou de suggérer que ces modifications auraient été évidentes à essayer. En effet, bien que la Commission ait conclu que modifier le seuil de Parthasarathy pour tenir compte de la longueur de la requête aurait été évident… Toute discussion sur la façon dont une telle modification serait réalisée est totalement absente de sa décision. Certes, la Commission n’a pas discuté ou suggéré les modifications précises que le PTO propose en appel. En l’absence de conclusions spécifiques de la Commission sur ces questions, nous ne pouvons pas adopter les arguments factuels du PTO en première instance en appel.

Le CAFC a ajouté que « plisser les yeux », le tribunal n’a pas été en mesure de trouver les arguments présentés par l’USPTO dans le dossier. Bien que la Commission et l’USPTO aient déclaré en appel que l’utilisation de la longueur de la requête comme seuil était « très bien connue dans l’état de la technique », le CAFC n’a trouvé aucun élément de preuve cité à l’appui de cette affirmation. Alors que l’USPTO a suggéré que « la simple logique ou la connaissance commune pourrait combler ces lacunes en matière de preuve », le CAFC a déclaré que même la connaissance commune devait toujours être « étayée par des preuves et une explication raisonnée ». Le tribunal a ajouté: « L’affirmation d’un examinateur selon laquelle un fait ou un principe particulier est bien connu n’est pas un élément de preuve. »

Retour au conseil d’administration

Le tribunal n’était pas non plus d’accord pour dire que des éléments de preuve substantiels appuyaient l’interprétation de Rose par la Commission et a finalement conclu que le raisonnement de la PTAB ne pouvait justifier son rejet des demandes. WhiLe Google a exhorté le tribunal à rejeter les arguments de l’USPTO en appel comme étant dénués de fondement, le tribunal a refusé de le faire en première instance, car ils n’ont pas été examinés par l’examinateur ou le PTAB. Le tribunal a donc annulé la décision de la Commission et l’a renvoyée pour la suite de la procédure conformément à l’avis.